随后美国于1982年成立联邦巡回上诉法院(CAFC,以下简称CAFC)。在其成立后的第二年,首任首席法官Howard T. Markey信誓旦旦地指出“TSM”标准有利于防止“邪恶的‘事后诸葛亮’综合症(insidious effect of a hindsight syn-drome) ”,并且认为充分的运用第二要素可以使法官经受住“‘事后诸葛亮’这一妖妇的诱惑(theinsidious attraction of the siren hindsight) ” 。[11]在随后的几年里,CAFC运用“TSM”标准并辅助以“商业上的成功”、“他人的失败”等“第二要素”作出大量判决,但结果并不理想,因为人们发现“事后诸葛亮”问题仍然十分严重,CAFC当初的自信也荡然无存,终于在1986年放低姿态的感叹道“‘事后诸葛亮’是专利创造性判断中的幽灵”。[12]
其后,CAFC彻底抛弃了事后审查标准。在Ryko Mfg Co. v. Nu-Star Inc.[13]案中,地区法院认为该案所涉专利只是“一般技师的创造,而非专利人的创造”。CAFC肯定了地区法院的判决,但否定了其对事后审查标准的适用,指出对专利创造性的判断只能从在先技术的启示中寻找,并道明了采用事前审查标准的原因,指出通过对在先技术的启示而非所申请专利的审查,可以避免“事后诸葛亮”所带来的风险。
在这一阶段,专门法院继续秉持创造性判断中防止“事后诸葛亮”的思想,创立了“TSM”标准,要求对创造性的判断从现有技术的启示中寻找。
总之,从上述案例我们可以看出,“事后诸葛亮”问题在美国专利创造性标准的发展过程中起了举足轻重的作用,以至于创造性判断标准中的很多术语、判断步骤都是为了防止其产生。
二、求全责备:“事后诸葛亮”成为垃圾专利的替罪羊
在专门法院创立“TSM”标准之后,特别是最近几年,出于对“事后诸葛亮”的预防,CAFC在使用TSM时,出现了僵化和不一致性。在199年的In re Rouffet案中,认为在先技术中必需有特定的规定(Certain references)以教导或启示一般技术人员进行技术组合。[14]在1999年的In re Dem-biczak案中,更是明确提出,在先技术的教导应是明确的(clear) 。[15]这样,CAFC就改变了针对“ TSM”的全面、具有包容性的标准,转为僵化与片面,认为“只有明示的教导才是真正的教导”,降低了可专利性的门槛。而颇有意思的是,在2006年的DyStar Textilfarben GmbH&Co. DeutschlandKG v. C. H. Patrich Co,案中,认为“我们的启示测试是非常的柔和的,它不仅仅是允许,更是需要考虑常识的作用”。[16]此案中,CAFC又认为“默示的教导也是真正的教导”,这种适用标准的不统一性最终导致“KSR”案的到来。
最近,垃圾专利成为困扰美国专利法系统的最大问题。据联合国经合组织估计,在20世纪80年代到90年代初这段时间里,美国的专利授予率高达80%-90%,远远高于欧盟50%-60%的水平。[17]Quillen和Webster也指出,在1993年-1998年这5年时间里,美国专利授予量占申请量的85%-97%。[18]有鉴于此,在2003年美国专利商标局就提出“21世纪战略计划”(The 21st Cen-tury Strategic Plan (2003)),探讨了有关专利法改革的问题。同年,联邦贸易委员会也出台了“推动创新:竞争与专利政策的合理平衡”( To Pro-mote Innovation:The Proper Balance of Competitionand Patent Law and Policy (2003))报告,指出目前美国专利审查标准太低,导致专利“过多”、“过滥”。还有人指出目前美国垃圾专利泛滥,CAFC是罪魁祸首,为了规制“事后诸葛亮”,其适用的TSM标准日益僵化,降低了专利创造性的标准。
2006年,美国联邦最高法院审理了被认为是自从美国1952年专利法通过以来最为重要的专利案件[19]—KSR v. Teleflex案,指出CAFC过度强调“事后诸葛亮”的重要性,仅仅以在先技术的“明示”作为判断专利创造性的依据,而忽略了诸如“常识”、“市场压力”等因素的作用。在该案中,虽然联邦最高法院认识到了防止“事后诸葛亮”的重要性,但其判决却也隐含了另一层意思:强调“事后诸葛亮”容易降低创造性标准,进而导致垃圾专利的产生。更有学者指出,专利创造性标准应该能够在“事后诸葛亮”与“垃圾专利”之间达到平衡[20]。