专利“创造性”判断中的“事后诸葛亮”
牛强
【摘要】“事后诸葛亮”问题在专利创造性判断标准的发展过程中起了举足轻重的作用，“非显而易见性”标准的一个重要作用就是防止“事后诸葛亮”。美国专利创造性判断中的“教导-启示-动机”标准是防止“事后诸葛亮”的一个重要武器，但巡回上诉法院却错误的适用了该标准。随着美国专利质量的下降和“KSR”案的到来，“事后诸葛亮”问题又得到人们的重新审视。我国《
专利法》22条规定的“（突出的）实质性特点与（显著的）技术进步”标准及专利“审查指南”中的相关表述均存有问题，容易导致“事后诸葛亮”的产生。
【关键词】“创造性”判断；非显而易见性；事后诸葛亮
【全文】
引言
诸葛亮，三国时期蜀汉的丞相，足智多谋，据说能够料事如神，因而为世人所称道。用当代决策学的观点来看就是决策准确、及时，而俗语中的“事后诸葛亮”通常是指事后才明白过来，往往用作不大恭敬的讽刺用语。
在专利创造性的判断中，也有所谓“事后诸葛亮（hindsight) ”，是指专利创造性的判断人员往往会受现有技术的发展以及专利权利要求中披露的技术的影响来评定在先技术及专利创造性，并由此得出专利“显而易见”的结论。[1]由于专利创造性的审查是一种“事后审查”，审查人员是在充分理解发明技术方案的前提之下对其创造性进行判断的，往往会认为该发明极其简单而否认其创造性。
“事后诸葛亮”是专利创造性判断时的重大障碍，每个法官或审查员都不可能完全摆脱其影响而独立的判断，因而被美国联邦巡回上诉法院经典的称为专利审查中的“幽灵”。[2]。
“事后诸葛亮”在国外专利创造性判断实践中具有重要地位。在专利局的审查实践中，是审查员极力要避开的幽灵；在专利侵权诉讼中，既是被告反诉专利无效的有力证据，又是原告维护专利有效性的辩护手段；在美国，陪审员在作出发明的创造性意见之前，往往会被告知创造性判断中“事后诸葛亮”的危险性。
但“事后诸葛亮”问题在我国并没有引起应有的重视，学术界也鲜有论及。我国《国家知识产权战略纲要》把“按照授予专利权的条件，完善专利审查程序，提高审查质量”作为我国今后一个时期的专项任务，对专利创造性审查和判断的质量提出了更高的要求。所以，本文对“事后诸葛亮”作简要论述，以求教于学界同仁。鉴于美国专利法在世界知识产权制度中的地位，本文拟以美国专利法为主要分析对象。
一、举足轻重：“事后诸葛亮”在创造性标准发展过程中的作用
美国宪法第1条第8款规定国会有权通过授予专有权利的方式促进科技进步。后者颁布了1793年《专利法》，规定一项发明要取得专利权必需是“新的”(new）和“有用的”(useful)
随后，联邦法院接管了专利授予标准的制定权。随后，专利创造性标准被逐渐发展、完善，“事后诸葛亮”在此过程中起了很大作用。
（一）早期《专利法》时期
在早期，美国“非显而易见性”标准是由判例法发展的。一般认为最早提出其适用标准的是1850年美国最高法院对“Hotchkiss案”的判决。该案涉及的专利是一种关于与铁制手柄相连的陶瓷门把手的制作方法。美国最高院判决专利无效，认为创造只具备“新的”( new）和“有用的”(useful)的特征还不足以被授予专利，该创造还必须是一项“发明”，并指出“该项创造是一般技师的工作，而非发明者本人的工作”，该项创造不存在创造性。[3]由此，联邦法院发展出了判断专利创造性的一般标准—事后审查标准，即在发明完成之后对其进行检视，如果一般技师也能做到，则该发明不具有创造性。
