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审查指南(2001修改)[失效]

  当申请与现有技术比较后,在否定了第一独立权利要求的新颖性或创造性的情形下,则与其并列的其余独立权利要求之间是否还属于一个总的发明构思,应当重新确定。
  2.2.2 单一性审查的方法和举例
  分析一组发明是否具有单一性的方法通常包括下述三个步骤。
  (1) 将第一项发明的主题与相关的现有技术进行比较,确定在发明对现有技术作出的贡献中起实质性作用的“特定技术特征”。
  (2) 判断第二项发明中是否存在一个或者多个与第一项发明相同或者相应的特定技术特征,从而确定这两项发明是否在技术上相关联。
  (3) 如果在发明之间存在一个或者多个相同或者相应的特定技术特征,即存在技术上的关联,则可以得出它们属于一个总的发明构思的结论。相反,如果各项发明之间不存在技术上的关联,则可以作出它们不属于一个总的发明构思的结论,进而确定它们不具有单一性。
  以下结合单一性的基本概念、审查原则及判断方法举例说明单一性的审查要点。
  2.2.2.1 同类独立权利要求的单一性
  例1
  权利要求1:一种传送带X,特征为A。
  权利要求2:一种传送带Y,特征为B。
  权利要求3:一种传送带Z,特征为A和B。
  现有技术中没有公开具有特征A或B的传送带,从现有技术来看,具有特征A或B的传送带不是显而易见的,且A与B不相关。
  说明:权利要求1和权利要求2没有记载相同或相应的技术特征,也就不可能存在相同或者相应的特定技术特征,因此,它们在技术上没有相互关联,不具有单一性。权利要求1中的特征A是在发明对现有技术作出的贡献中起实质性作用的特定技术特征,权利要求3中包括了该特定技术特征A,两者之间存在相同的特定技术特征,具有单一性。类似地,权利要求2和权利要求3之间存在相同的特定技术特征B,具有单一性。
  例2
  权利要求1:一种发射器,特征在于视频信号的时轴扩展器。
  权利要求2:一种接收器,特征在于视频信号的时轴压缩器。
  权利要求3:一种传送视频信号的设备,包括权利要求1的发射器和权利要求2的接收器。
  现有技术中既没有公开也没有暗示在本领域中使用时轴扩展器和时轴压缩器,这种使用不是显而易见的。
  说明:权利要求1的特定技术特征是视频信号时轴扩展器,权利要求2的特定技术特征是视频信号时轴压缩器,它们之间相互关联不能分开使用,两者是彼此相应的特定技术特征,权利要求1与2有单一性;权利要求3包含了权利要求1和2两者的特定技术特征,因此它与权利要求1或与权利要求2均有单一性。
  例3
  权利要求1:一种插头,特征为A。
  权利要求2:一种插座,特征与A相应。
  本领域中没有公开和暗示具有特征A的插头及相应的插座,这种插头和插座不是显而易见的。
  说明:权利要求1与2具有相应的特定技术特征,其要求保护的插头和插座是相互关联、且必须同时使用的两种产品,因此有单一性。
  例4
  权利要求1:一种用于直流电动机的控制电路,所说的电路具有特征A。
  权利要求2:一种用于直流电动机的控制电路,所说的电路具有特征B。
  权利要求3:一种设备,包括一台具有特征A的控制电路的直流电机。
  权利要求4:一种设备,包括一台具有特征B的控制电路的直流电机。
  从现有技术来看,特征A和B分别是体现发明对现有技术作出贡献的技术特征,而且特征A和B完全不相关。
  说明:特征A是权利要求1和3的特定技术特征,特征B是权利要求2和4的特定技术特征,但A与B不相关。因此,权利要求1与3之间或者权利要求2与4之间有相同的特定技术特征,因而有单一性;而权利要求1与2或4、或者权利要求3与2或4之间没有相同或相应的特定技术特征,因而无单一性。
  例5
  权利要求1:一种灯丝A。
  权利要求2:一种用灯丝A制成的灯泡B。
  权利要求3:一种探照灯,装有用灯丝A制成的灯泡B和旋转装置C。
  与现有技术文献公开的用于灯泡的灯丝相比,灯丝A是新的并具有创造性。
  说明:该三项权利要求具有相同的特定技术特征灯丝A,因此它们之间有单一性。
  例6
  权利要求1:一种制造产品A的方法B。
  权利要求2:一种制造产品A的方法C。
  权利要求3:一种制造产品A的方法D。
  与现有技术相比,产品A是新的并具有创造性。
  说明:产品A是上述三项方法权利要求的相同的特定技术特征,这三项方法B、C、D之间有单一性。当然,产品A本身还可以有一项产品权利要求。如果产品A是已知的,则其不能作为特定技术特征,这时应重新判断这三种方法的单一性。
  2.2.2.2 不同类独立权利要求的单一性
  例7
  权利要求1:一种化合物X。
  权利要求2:一种制备化合物X的方法。
  权利要求3:化合物X作为杀虫剂的应用。
  (1) 第一种情况:化合物X具有新颖性和创造性。
  说明:化合物X是这三项权利要求相同的技术特征,由于它是体现发明对现有技术作出贡献的技术特征,即特定技术特征。因此,权利要求1至3存在相同的特定技术特征,权利要求1、2和3有单一性。
  (2) 第二种情况:通过检索发现化合物X与现有技术相比不具有新颖性或创造性。
  说明:权利要求1不具有新颖性或创造性不能被授予专利。权利要求2和3之间的相同技术特征仍为化合物X,但是,由于化合物X对现有技术没有作出贡献,故不是相同的特定技术特征,而且,权利要求2和3之间也没有相应的特定技术特征。因此,权利要求2和3之间不存在相同或相应的特定技术特征,缺乏单一性。
  例8
  权利要求1:一种高强度、耐腐蚀的不锈钢带,主要成分为(按%重量计) Ni=2.0-5.0,Cr=15-19,Mo=1-2及平衡量的Fe,带的厚度为0.5-2.0mm,其伸长率为0.2%时屈服强度超过50Kg/mm2。
  权利要求2:一种生产高强度、耐腐蚀不锈钢带的方法,该带的主要成分为(按%重量计)Ni=2.0~5.0,Cr=15~19,Mo=1~2及平衡量的Fe,该方法包括以下次序的工艺步骤:
  (1) 热轧至2.0~5.0mm的厚度;
  (2) 退火该经热轧后的带子,退火温度为800-1000℃;
  (3) 冷轧该带子至0.5-2.0mm厚度;然后,
  (4) 退火:温度为1120-1200℃,时间为2-5分钟。
  与现有技术相比,伸长率为0.2%时屈服强度超过50Kg/mm2的不锈钢带具有新颖性和创造性。
  说明:权利要求1与2之间有单一性。该产品权利要求1的特定技术特征是伸长率为0.2%时屈服强度超过50Kg/mm2。方法权利要求2中的工艺步骤正是为生产出具有这样的屈服强度的不锈钢带而采用的加工方法,虽然在权利要求2的措词中没有体现出这一点,但是从说明书中可以清楚地看出,因此,这些工艺步骤就是与产品权利要求1所限定的强度特征相应的特定技术特征。
  本例的权利要求2也可以写成引用权利要求1的形式,而不影响它们之间的单一性,如:
  权利要求2:一种生产权利要求1的不锈钢带的方法,包括以下工艺步骤:
  (步骤(1)至(4)同前所述,此处省略。)
  例9
  权利要求1:一种含有防尘物质X的涂料。
  权利要求2:应用权利要求1所述的涂料涂布制品的方法,包括以下步骤:(1)用压缩空气将涂料喷成雾状;(2)将雾状的涂料通过一个电极装置A使之带电后再喷涂到制品上。
  权利要求3:一种喷涂设备,包括一个电极装置A。
  与现有技术相比,含有物质X的涂料是新的并具有创造性,电极装置A也是新的并具有创造性。但是,用压缩空气使涂料雾化以及使雾化涂料带电后再直接喷涂到制品上的方法是已知的。
  说明:权利要求1与2有单一性,其中含X的涂料是它们相同的特定技术特征;权利要求2与3也有单一性,其中电极装置A是它们相同的特定技术特征。但权利要求1与3缺乏单一性,因为它们之间缺乏相同或者相应的特定技术特征。
  例10
  权利要求1:一种处理纺织材料的方法,其特征在于用涂料A在工艺条件B下喷涂该纺织材料。
  权利要求2:根据权利要求1的方法喷涂得到的一种纺织材料。
  权利要求3:权利要求1方法中用的一种喷涂机,其特征在于有一喷嘴C能使涂料均匀分布在纺织材料上。
  现有技术中公开了用涂料处理纺织品的方法,但是,没有公开权利要求1的用一种特殊的涂料A在特定的工艺条件B下(例如温度、辐照度等)喷涂的方法,而且,权利要求2的纺织材料具有预想不到的特性。喷嘴C是新的并具有创造性。
  说明:权利要求1的特定技术特征是由于选用了特殊的涂料而必须相应地采用的特定的工艺条件;而在采用该特殊涂料和特定工艺条件处理之后得到了权利要求2所述的纺织材料,因此,权利要求1与权利要求2具有相应的特定技术特征,有单一性。权利要求3喷涂机与权利要求1或2无相应的特定技术特征,因此权利要求3与权利要求1或2均无单一性。
  例11
  权利要求1:一种制造方法,包括步骤A和B。
  权利要求2:为实施步骤A而专门设计的设备。
  权利要求3:为实施步骤B而专门设计的设备。
  没有检索到任何与权利要求1方法相关的现有技术文献。
  说明:步骤A和B分别为两个体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征,权利要求1与2或者权利要求1与3之间有单一性。权利要求2与3之间由于不存在相同的或相应的特定技术特征,因而没有单一性。
  例12
  权利要求1:一种燃烧器,其特征在于混合燃烧室有正切方向的燃料进料口。
  权利要求2:一种制造燃烧器的方法,其特征在于其中包括使该混合燃烧室形成具有正切方向燃料进料口的步骤。
  权利要求3:一种制造燃烧器的方法,其特征在于浇铸工序。
  权利要求4:一种制造燃烧器的设备,其特征在于该设备有一个装置X,该装置使燃料进料管按正切方向连接在混合燃烧室上。
  权利要求5:一种制造燃烧器的设备,其特征在于有一个自动控制装置D。
  权利要求6:一种用权利要求1的燃烧器制造碳黑的方法,其特征在于其中包括使燃料从正切方向进入燃烧室的步骤。
  现有技术文献公开了具有非切向的燃料进料口和混合室的燃烧器,从现有技术来看,带有正切方向的燃料进料口的燃烧器既不是已知的,也不是显而易见的。
  说明:权利要求1、2、4与6有单一性,它们的特定技术特征都涉及正切方向的进料口。而权利要求3或5与权利要求1、2、4或6之间不存在相同或相应的特定技术特征,所以权利要求3或5不得在此申请中提出。此外,权利要求3与5之间也无单一性。在这里需要强调的是,即使将权利要求3的前序部分改写成"一种制造权利要求1的燃烧器的方法",将权利要求5的前序部分改写成"一种制造权利要求1的燃烧器的设备",由于该两权利要求特征部分的技术特征与正切方向燃料进料口无关,也就是说它们仍与权利要求1、2、4或6之间没有相同或相应的特定技术特征,因此它们与权利要求1、2、4或6之间无单一性;同样,权利要求3与权利要求5之间也没有相同或相应的特定技术特征,它们之间也无单一性。
  2.2.2.3 从属权利要求的单一性
  根据本章第2.2.1节(5)所述的原则,凡符合专利法规定的从属权利要求,与其所引用的独立权利要求之间不存在缺乏单一性的问题,即使该从属权利要求还包含着另外的发明。
  例如,一项独立权利要求是一种生产铸铁的新方法。在一个具体的实施例中,提出了在某一温度范围内按所说的方法生产铸铁。在此情况下,对该温度范围可撰写一项从属权利要求,即使在独立权利要求中没有提到温度,也不应当对该从属权利要求提出缺乏单一性意见。
  又如,权利要求1是制造产品A的方法,其特征是使用B为原料;权利要求2是按照权利要求1制造产品A的方法,其特征是所述的原料B是由C制备的。由于权利要求2包含了权利要求1的全部特征,所以,无论由C制造B的方法本身是否是一项发明,均不能认为权利要求1与2之间缺乏单一性。
  再如,权利要求1是一种汽轮机的叶片,其特征在于该叶片有某种特定的形状;权利要求2是按照权利要求1所述的汽轮机叶片,其特征是该叶片是由合金A制造的。在该例中,即使合金A是新的,它本身可构成一项独立的发明,且它在汽轮机叶片中的应用是有创造性的,也不应当对权利要求2与权利要求1之间的单一性提出意见。
  应当注意,在某些情况下,形式上的从属权利要求,实际上是独立权利要求,有可能存在缺乏单一性的问题。例如,权利要求1是一种接触器,具有特征A、B和C;权利要求2是一种权利要求1的接触器,而其中特征C由特征D代替。由于权利要求2并没有包括权利要求1的全部特征,因此不是从属权利要求,而是独立权利要求。应当按照同类的独立权利要求的单一性审查原则来判断它们的单一性。
  在一项独立权利要求因缺乏新颖性、创造性等原因不能被授予专利权的情况下,其从属权利要求之间有可能存在缺乏单一性的问题。
  例如:
  权利要求1:一种显示器,具有特征A和B。
  权利要求2:权利要求1所述的显示器,具有另一特征C。
  权利要求3:权利要求1所述的显示器,具有另一特征D。
  (1) 第一种情况:与现有技术公开的显示器相比,权利要求1所述的具有特征A和B的显示器具有新颖性和创造性。
  说明:权利要求2和3是进一步限定权利要求1保护范围的从属权利要求,因此,权利要求1,2和3具有单一性。
  (2) 第二种情况:从两篇现有技术文献的结合来看,权利要求1所述的显示器不具有创造性。而特征C和D分别是对现有技术作出贡献的技术特征,并且两者完全不相关。
  说明:由于权利要求1不具有创造性而不能授予专利权,剩下的权利要求2和3实际上应视为独立权利要求来确定其是否具有单一性。而权利要求2中的特定技术特征C与权利要求3中的特定技术特征D不相同也不相应,因此,权利要求2和3无单一性。
  3.分案申请
  3.1 分案的几种情况
  一件申请有下列不符合单一性情况的,应当要求申请人对申请文件进行修改(包括分案处理),使其符合单一性要求。
  (1) 原权利要求书中包含不符合单一性规定的两项以上发明。
  原始提交的权利要求书中包含不属于一个总的发明构思的两项以上发明的,应当要求申请人将该申请限制至其中一项发明(一般情况是权利要求1所对应的发明);对于其余的发明,申请人可以提交分案申请。
  (2)在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不符合单一性。
  在审查过程中,申请人在修改权利要求时,将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求增加到原权利要求书中或替换原独立权利要求,而该发明与原权利要求的发明之间缺乏单一性。在此情况下,审查员应当要求申请人将后增加的发明从权利要求书中删除。申请人可以对该删除的发明提交分案申请。
  (3) 独立权利要求之一缺乏新颖性或创造性,其余的权利要求之间缺乏单一性。
  某一独立权利要求(通常是权利要求1)缺乏新颖性或创造性,导致与其并列的其余独立权利要求之间、甚至其从属权利要求之间失去相同的或者相应的特定技术特征,即缺乏单一性,因此需要对申请作分案处理。例如,一件包括产品、制造方法及用途的申请,经检索和审查发现,产品是已知的,其余的该产品制造方法独立权利要求与该产品用途独立权利要求之间显然不可能有相同或者相应的特定技术特征,因此它们需要分案申请。
  上述情况的分案,可以是申请人主动要求分案,也可以是申请人按专利局要求而分案。应当指出,由于分案申请是申请人自愿的行为,所以审查员只需要求申请人将不符合单一性要求的两项以上发明改为一项发明,或者改为属于一个总的发明构思的两项以上发明,至于修改后其余的发明是否提交分案申请,完全由申请人自己决定。
  另外,一件申请可以提出一件或者一件以上的分案申请,一件分案申请本身又可以再分出一件或者一件以上的分案申请。这主要取决于实际的需要和可能。
  3.2 分案申请应当满足的要求
  分案申请应当满足如下要求。
  (1) 分案申请的申请人
  分案申请的申请人应当是原申请人或其受让人、继承人。分案申请中的发明人也应当是原申请中的发明人或者是其中的一部分成员。
  (2) 分案申请的时间
  在专利局认为申请不符合单一性规定的情况下,申请人应当在审查意见通知书中指定的期限内,将原申请改为一项发明或者属于一个总的发明的构思的几项发明。从原申请中分出来的一项或者几项发明是否提交分案申请,这是申请人的自愿行为。根据专利法实施细则四十二条的规定,申请人可以在收到专利局对该申请案作出授予专利权通知之日起两个月办理登记手续的期限届满之前,向专利局提出分案申请;因此,申请人可以在收到专利局发出授予专利权的通知之前提出分案申请,也可以自收到授予专利权的通知之日起两个月内提出分案申请。
  同样,申请人的主动分案,可以在收到专利局发出授予专利权的通知之前提出,也可以自收到专利局发出授予专利权的通知之日起两个月内提出。
  但是,需要注意的是,专利申请已经被驳回且已生效、或者已经被撤回或者视为撤回但尚未恢复的,就不允许再提出分案申请。  
  (3) 分案申请的类别
  专利法实施细则四十二条第三款规定,分案申请不得改变原申请的类别。即发明的分案申请仍然是发明;实用新型的分案申请仍然是实用新型。否则,该分案申请将作为新申请处理。
  (4) 分案申请的文本
  分案申请应当在其说明书的开头,即发明所属技术领域之前,说明本申请是哪一件申请的分案申请,并写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称。
  在提交分案申请时,应当提交原申请文本的副本;要求优先权的,还应当提交原申请的优先权文件副本。
  (5) 分案申请的内容
  分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则,应当以不符合专利法实施细则四十三条第一款规定为理由驳回该分案申请。
  (6) 分案申请的说明书和权利要求书
  分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明;而它们的说明书可以允许有不同的情况。例如,分案前原申请有A、B两项发明;分案之后,原申请的权利要求书若要求保护A,其说明书可以仍然是A和B,也可以只保留A;分案申请的权利要求书若要求保护B,其说明书可以仍然是A和B,或者也可以只是B。
  3.3 分案的审查
  在一件申请需要分案的情况下,对分案的审查包括对分案申请的审查以及对分案以后的原申请的审查,应当依据专利法实施细则四十二条和第四十三条进行。
  (1) 根据专利法实施细则四十三条第一款的规定,分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则,审查员应当要求申请人进行修改。如果申请人不修改,则审查员可以根据专利法实施细则五十三条第(四)项的规定,以不符合专利法实施细则四十三条第一款规定为理由驳回该分案申请。
  (2) 根据专利法实施细则四十二条第二款的规定,一件申请不符合专利法三十一条专利法实施细则三十五条的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改。也就是说,在该期限内将原申请改为一项发明或者属于一个总的发明构思的几项发明。同时应当提醒申请人注意:无正当理由期满未答复的,则该申请被视为撤回;无充分理由对原申请不改为具有单一性的申请的,审查员可以按申请不符合专利法三十一条第一款的规定为理由驳回该申请。同样,对于原申请的分案申请不符合单一性规定的,也应当按上述方式处理。
  (3) 除了依据专利法实施细则四十二条和第四十三条进行审查之外,其他的审查同对一般申请的审查一样。

第七章 检索 

  1.引言
  每一件发明专利申请在被授予专利权前都应当进行检索。检索是发明专利申请实质审查程序中的一个关键步骤,其目的在于找出与申请的主题密切相关或者相关的现有技术中的对比文件,或者找出抵触申请文件和防止重复授权的文件,以确定申请的主题是否具备专利法二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性,或者是否符合专利法实施细则十三条第一款的规定。
  实用新型专利检索和香港特别行政区短期专利检索参照细则55 本章执行。
  检索的结果应当记载在检索报告中。
  本章主要涉及审查用检索资料、检索的主题、检索前的准备、检索方法及检索报告等方面的内容。
  2.审查用检索资料
  2.1 检索用专利文献
  发明专利申请实质审查程序中的检索,主要在检索用专利文献中进行。检索用专利文献主要包括:纸件形式的、按国际专利分类号排列的审查用检索文档和按流水号排列的各国专利文献;缩微胶片形式的各国专利文献;电子文档(机检数据库)形式的多国专利文献。
  专利局的检索文档主要包括:中国发明专利申请公开说明书、中国实用新型专利说明书、美国专利说明书、欧洲专利申请公开说明书、专利合作条约的国际专利申请公开说明书及多国专利分类文摘等。专利局的电子文档形式的专利文献主要包括:中国发明专利申请公开说明书、中国实用新型专利说明书、欧洲专利申请公开说明书、专利合作条约的国际专利申请公开说明书、美国专利说明书、日本专利申请公开说明书和日本实用新型专利说明书及多国专利分类文摘等。
  2.2 检索用非专利文献
  审查员除在专利文献中进行检索外,必要时还应当查阅检索用非专利文献。检索用非专利文献主要包括:纸件形式或电子文档形式等的国内外科技图书、期刊、索引工具及手册等。
  3.检索的主题
  3.1 检索依据的申请文本
  检索依据的申请文本,通常是申请人在申请日提交的原权利要求书和说明书(有附图的,包括附图)。申请人按照专利法实施细则四十四条应审查员的要求对权利要求书和/或说明书进行了修改,或者按照专利法实施细则五十一条第一款规定对权利要求书和/或说明书提出了主动修改的,检索依据的申请文本应当是申请人最后提交的、并且符合专利法三十三条规定的权利要求书和/或说明书(参见本部分第八章第4.1节)。
  3.2 对独立权利要求的检索
  检索主要针对申请的权利要求书进行,并考虑说明书及其附图的内容。审查员首先应当以独立权利要求所限定的技术方案作为检索的主题。这时,应当把重点放在独立权利要求的发明构思上。因此,检索不应当只限于独立权利要求的字面意义,但也不必扩展到考虑说明书及其附图的内容后得出的每个细节。
  3.3 对从属权利要求的检索
  对独立权利要求限定的技术方案进行检索,找到了使该技术方案丧失新颖性或者创造性的对比文件的,为了评价从属权利要求进一步限定的技术方案是否具备专利法二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性,审查员还需要以从属权利要求进一步限定的技术方案作为检索的主题,检索一个或者多个有关的国际专利分类号的专利文献。但是,对于其限定部分的附加技术特征价值不大或属于公知常识范围的从属权利要求则可不作进一步的检索。
  当检索的结果显示独立权利要求限定的技术方案具有新颖性和创造性时,一般不需要再对其从属权利要求限定的技术方案作进一步的检索。
  3.4 对要素组合的权利要求的检索
  权利要求是特征要素A、B和C的组合的,审查员在检索这种权利要求时,应当首先在涉及A+B+C的国际专利分类号的专利文献中对A+B+C的组合进行检索,并同时对A+B、B+C、A+C的分组组合以及A、B和C单个特征(要素)进行检索。如果在该分类号的专利文献中检索不到对比文件,为了评价A+B+C组合的创造性,审查员还应当在其他国际专利分类号的专利文献中,对每个特征和其分组组合进行检索。
  3.5 对不同类型权利要求的检索
  申请中包含了几种不同类型(产品、方法、设备或者用途)权利要求的,审查员应当对所有不同类型的权利要求进行检索。在某些情况下,即使申请只包含一种类型的权利要求,也可能需要对相关的其他类型的主题进行检索。例如,对一项化学方法权利要求进行检索时,除了对该方法权利要求本身进行检索外,为了评价其创造性,对用该方法制造的最终产品,除它们是明显已知的以外,也必须进行检索。
  3.6 对说明书及其附图的检索
  除了对由权利要求限定的技术方案,即申请请求保护的主题(以下简称申请的主题)进行检索之外,审查员有时还应当针对说明书及其附图中公开的对该申请的主题作进一步限定的其他实质性内容进行检索。因为申请人在修改权利要求时,有可能把它们补充到权利要求中去。例如,一份有关电路的申请,其权利要求限定的技术方案仅仅是电路的功能和工作方式。但是,在说明书及其附图中,详细公开了一个重要的晶体管电路,对于这份申请,审查员不但应当对权利要求所限定的电路的功能和工作方式进行检索,而且还应当将该晶体管电路作为检索的主题。这样,即使申请人以后通过修改将该晶体管电路写入权利要求书,审查员也不必再进行补充检索。但是,对于在说明书中记载的那些与权利要求限定的技术方案之间不具有单一性的发明内容不必进行检索,因为通过修改将这些不具有单一性的发明内容作为申请请求保护的主题写入权利要求书是不允许的(参见本部分第八章第5.2.1节(3))。
  4.检索的时间界限
  4.1 检索相关文献的时间界限
  审查员应当检索发明专利申请在中国提出申请之日以前公布的所有相关的专利文献和非专利文献。这样做的好处是,审查员可以省去核实优先权是否成立的工作,除非出现了本部分第八章第4.6.1节所述的需要核实优先权的情况,例如在该申请的优先权期间找到影响其新颖性或创造性的对比文件。
  4.2 检索抵触申请的时间界限
  为了确定是否存在影响发明专利申请主题新颖性的抵触申请,审查员还需要检索:
  (1) 所有由他人在该申请的申请日之前向专利局提交的,并且在该申请的申请日后十八个月内已经公布的相同或相近技术领域的专利申请;
  (2) 所有由他人在该申请的申请日之前向国际受理局提交的,并且在该申请的申请日后十八个月内已经公布的相同或相近技术领域的指定中国的国际申请,以便检索出与该申请相同的,可能会按照专利合作条约(PCT)的规定进入中国国家阶段而成为该申请的抵触申请的的国际申请。
  5.检索前的准备
  5.1 阅读有关文件
  说明书中引证了下面的文件的,审查员在必要时应当找出并阅读这些文件:
  (1) 作为申请主题的基础的文件;
  (2) 与发明所要解决的现有技术问题相关的背景技术文件;
  (3) 有助于正确理解申请的主题的文件。
  如果上述文件在专利局内不能得到,而它们对于正确理解和评价申请的主题又是必要的,没有这类文件,审查员不能进行有效的检索,那么审查员应当暂缓进行检索,通知申请人在规定的期限内提供这类文件的副本,待收到副本后再进行检索(参见本部分第八章第3.2.4和3.2.5节)。
  如果说明书中所引证的文件明显与申请的主题没有直接关系,那么审查员可以不予考虑。
  如果申请人提交了外国的检索报告,审查员应当阅读检索报告中引证的文件,尤其要阅读其中对申请的主题的新颖性、创造性有影响的文件。
  5.2 核对申请的国际专利分类号
  为了确定查阅哪些检索用专利文献(主要是指纸件形式的检索文档和电子文档形式的专利文献),审查员必须先确定申请的国际专利分类号(简称分类号)。为此,审查员应当在正确理解申请的主题的基础上,运用分类知识核对分类部门所给出的国际专利分类号。当发现分类号不准确时,应当按照本部分第八章第3.1节中的规定处理。
  5.3 确定检索的技术领域
  通常,审查员在申请的主题所属的技术领域中进行检索,必要时应当把检索扩展到功能类似的技术领域。所属技术领域是根据权利要求书中限定的内容来确定的,特别是根据明确指出的那些特定的功能和用途以及相应的具体实施例来确定的。审查员确定的表示发明情报的国际专利分类号,就是申请的主题所属的技术领域。功能类似的技术领域是根据申请文件中揭示出的申请的主题所必须具备的本质功能或者用途来确定,而不是只根据申请的主题的名称,或者申请文本中明确指出的特定功能来确定。例如,茶叶搅拌机和混凝土搅拌机属于功能类似的技术,因为搅拌是两者都必须具备的本质功能。同理,切砖机和切饼干机也是功能类似的技术。再如,一件申请的独立权利要求,限定了具有某种结构特征的电缆夹子。如果在电缆夹子所属的技术领域中检索不到相关的文件,应当把检索扩展到有关管夹和其他类似的夹子的技术领域,因为这些夹子具有与电缆夹子类似的本质功能,因此很可能具有申请的独立权利要求中限定的结构特征。也就是说,进行扩展检索时,对于可能包含有与申请的主题的全部特征或者某些特征相当的内容的文献都应当检索。
  5.3.1 利用机检数据库
  审查员可以用关键词、发明名称、发明人等检索入口在机检数据库中通过计算机检索来确定检索的技术领域。其中利用关键词检索入口来确定检索的技术领域是最主要的方式。
  在正确理解申请的主题的基础上,确定一个或者几个"关键词",然后根据确定的"关键词"在机检数据库中进行检索,就可以确定针对该申请的主题应该检索的国际专利分类表中的组或者小类。采用同样的方法,也可以确定针对前面所述的其他的检索主题应该检索的组或者小类。
  5.3.2 利用国际专利分类表
  在利用机检数据库得不到确切的检索技术领域的情况下,审查员可以按照下面的步骤查阅国际专利分类表,确定检索的技术领域:
  (1) 查阅国际专利分类表每个部开始部分的"部的内容"栏,按标题选择可能的分部和大类。
  (2) 阅读所选定分部和大类下面的标题,从中选择最令人满意地覆盖检索的主题内容的小类。
  在进行以上两步时,审查员必须注意分部标题和/或大类标题中的附注或者参见。这种附注或者参见可能影响小类的内容,指出小类之间的可能的差别,并可能指示所期望的检索的主题所在的位置。另外,审查员还应当注意,当存在与检索主题的功能类似的功能性分类位置时,可能还存在与检索主题的功能相关的一个或多个应用性分类位置。在找不到检索主题的专门位置时,可以考虑将类名或者组名为"其他XX"、"未列入XX组的XX"的这一类剩余分类位置的分类号作为检索的技术领域。
  (3) 参看小类开始部分的"小类索引",阅读大组完整的标题及附注和参见,选择最适合于覆盖检索的主题的大组。
  (4) 阅读所选择的大组下面全部带一个圆点的小组,确定一个最适合于覆盖检索的主题的小组。如果该小组有附注和参见部分,则应当根据它们考虑其他小组,以便找到一个或者多个更适合于检索的主题的分类位置。
  (5) 选择带一个以上圆点的,但仍旧覆盖检索的主题的小组。
  通过以上五个步骤可以选定最适合于覆盖检索的主题的小组。这个小组和其下的不明显排除检索的主题的全部小组就是检索的技术领域。如果选定的小组有优先注释,那么由优先注释确定的小组及其下的不明显排除检索的主题的全部小组也是检索的技术领域。此外,选定的小组上面的高一级小组直到大组都是检索的技术领域,因为在那里具有包含了检索的主题且范围更宽的主题的文献资料。如果选定的小组处于按"最后位置规则"分类的小类中,那么除了对选定小组及其下不明显排除检索的主题的小组进行检索外,还应当对与选定小组具有相同点数、且相关的在后的小组及其下不明显排除检索的主题的小组进行检索;此外,还应当对该选定小组的高一级相关的各小组直到大组进行检索。例如,C08G8/00中的三点组8/20,是按"最后位置规则"选定的小组,其下有四点组8/22。在8/20后,具有与8/20相同点数、且相关的小组,还有三点组8/24。在三点组以上,有相关的二点组8/08及一点组8/04。因此,审查员应当首先检索8/20小组,然后依次检索8/22、8/24、8/08、8/04小组,直到8/00大组。
  (6) 用上述方法考虑同一小类中可能的其他小组,以及通过步骤(2)选择的其他小类。
  6.对发明专利申请的检索
  6.1 检索的要点
  审查员在检索时,要把注意力集中到新颖性上,同时也要注意和创造性有关的现有技术,把那些相互结合后可能使申请的主题不具备创造性的两份或者多份对比文件检索出来。此外,审查员也要注意那些由于其他原因可能是重要的文件。例如,有助于理解申请的主题的文件;或者最适于说明申请的主题,并可能成为审查员要求申请人改写独立权利要求前序部分及说明书的有关部分的最接近的现有技术文件。
  在检索时,审查员应当注意现有技术中专利文献的全部内容,尤其是专利文献的说明书(及其附图)的内容,而不应仅将注意力放在权利要求书上,应当将要检索的申请的权利要求书的内容与有关的现有技术中专利文献所公开的内容进行对比。
  6.2 检索的顺序
  6.2.1 在所属技术领域中检索
  所属技术领域是申请的主题所在的主要技术领域,在这些领域中检索,找到密切相关的对比文件的可能性最大。因此,审查员首先应当在这些领域的检索用专利文献中进行全面仔细的检索。例如,表示发明情报的国际专利分类号为×××7/16……(7/12优先),那么首先检索7/16,然后检索7/12;之后,还应当检索7/16及7/12之下属于不明显排除申请的主题的各个小组;最后检索覆盖申请的主题的高一级小组直到大组。如果表示发明情报的国际专利分类号不止一个,那么还应当以同样的方法,在其他分类号的技术领域的检索用专利文献中进行检索。
  对本申请其他应检索的主题,应当在其所属和相关的技术领域采用类似的方法进行检索。
  6.2.2 在功能类似的技术领域中检索
  审查员应当根据第6.2.1节所述的检索的结果,考虑是否需要把检索扩展到功能类似的技术领域。如有必要,应当在功能类似的技术领域中按照第6.2.1节所述的方法进行检索。
  6.2.3 重新确定技术领域后再进行检索
  如果通过第6.2.1及6.2.2节中的检索,没有找到对比文件,有可能是原来确定的技术领域不正确。这时,审查员应当重新确定技术领域,在该技术领域中进行检索。
  在第6.2.1、6.2.2及6.2.3节的检索中,检索的时间顺序,即所查阅的检索资料的公布时间的顺序,一般都是相对于申请日而言由近至远。
  6.2.4 检索其他资料
  根据需要,审查员还应当在检索用非专利文献(参见本章第2.2节)中进行检索。
  此外,审查员还可以查阅在上述第6.2.1-6.2.3节检索得到的对比文件中所引证的文件,以及查阅检索出的专利申请公开说明书或专利说明书中"引证参考资料"栏下列举的相关文件。
  6.3 具体的步骤
  6.3.1 手检方式
  在用手检方式进行检索时,审查员可以按照下述步骤查阅专利文献:
  第一步,迅速浏览要检索的技术领域的审查用检索文档中专利文献扉页上的摘要和附图以及权利要求书中独立权利要求的内容;日本、俄罗斯(包括原苏联)、联邦德国、英国、法国和瑞士等国的专利分类文摘;中外期刊论文分类题录等,将那些初步判断可能与申请的主题有关的文件提出来。如果检索针对的申请有显示各种具体结构的附图,审查员可以把申请的附图与审查用检索文档中文件的附图一一对照,将那些附图所显示的结构特征与申请中的结构相同或者类似的文件提出来。
  第二步,仔细阅读第一步中提出的那些文件的摘要、附图和权利要求,以及有关文摘和题录所对应的文件,选出与申请较相关的对比文件。
  第三步,仔细阅读和分析研究第二步中选出的文件的说明书部分,最后确定在检索报告和审查意见通知书正文中将引用的对比文件。
  6.3.2 机检方式
  在采用计算机进行检索时,要特别注意建立合适的检索式,以提高检索命中率和避免漏检。主要的机检方式包括:分类号与关键词组合方式;关键词与关键词组合方式;分类号与分类号组合方式等。审查员可以根据具体案情灵活运用这些检索方式。最常采用的方式和步骤是:首先按照本章第5.3节所述的原则确定有关的检索领域,然后在这些领域中,采用反映发明构思的关键词作具体检索,以便找出最相关的现有技术文件。下面举例简要说明机检方式的一般过程。
  某申请的主题涉及商店待出售衣服上防止衣服被偷窃的装置,该装置由两个从衣服正反面锁合在一起的部件组成,其中一个部件上有针状结构,另一个部件上有将针啮合住的机构,欲将这两部分分开时,如果不用特殊工具,该针状结构就会损伤安装在啮合机构中的装有液体的小容器,造成该液体流出污染衣服的后果。
  为了进行针对该申请的检索,首先要确定与其主题有关的分类号,即确定有关的检索领域。该申请的主题涉及衣服的防盗装置,为此,采用反映该主题的两个关键词例如防盗(theftproof)与衣服(cloth),找出有关的分类号E05B69/00、E05B73/00、G08B15/02、G08B13/00、G09F3/03、A44B9/18等。明显无关的分类号可以不考虑,与衣服的防盗装置有关的这些分类号均是应当检索的领域。然后,在这些有关的分类号中,采用进一步反映申请主题的发明构思的关键词例如液体(liquid)等作进一步检索,得到一些与含有液体的衣服防盗装置相关的现有技术文件,当这些文件的数量不是很大时,可逐一浏览这些文件,找出与申请的主题相关的现有技术文件。应当注意的是,上述关键词还应包括其同义词或上、下位词等,以免漏检。
  6.4 抵触申请的检索
  6.4.1 基本原则
  在对申请发出授予专利权的通知前,抵触申请的检索应当完成到尽可能完善的程度,即应当做到已经全面查阅了当时的检索用专利文献中在本申请的申请日之前提出并在其后公布的所有他人的申请。
  6.4.2 申请满十八个月公布后进入实质审查程序的检索
  通常,发明专利申请在其申请日起满十八个月公布,此后进入实质审查程序。对这种情况,审查员在发出第一次审查意见通知书之前所做的检索,应当包括抵触申请的检索。
  6.4.3 申请提前公布后进入实质审查程序的检索
  发明专利申请提前公布后进入实质审查程序的,审查员在发出第一次审查意见通知书之前,可以初步检索抵触申请。如果对该申请作出审查结论的日期,在从该申请的申请日起十八个月之内,审查员可视抵触申请进入检索用专利文献中的情况不断进行抵触申请的补充检索;如果对该申请作出审查结论的日期,在该申请的申请日起满十八个月那天或者之后,审查员应当在满十八个月那天或者之后,在作出审查结论前,进行完全的抵触申请检索,因为这时抵触申请已经全部公布了。
  7.防止重复授权的检索
  在对申请发出授予专利权的通知前,防止重复授权的检索应当完成到尽可能完善的程度,即应当将在中国专利文献中已经有的同一申请人的涉及同样的发明创造的专利申请或者专利文件检索出来。有关同样的发明创造的判断,参见本部分第三章第6节的规定。
  8.中止检索
  8.1 检索的限度
  从理论上说,任何完善的检索都应当是既全面又彻底的检索。但是从成本的合理性角度考虑,检索要有一定的限度。审查员要随时根据已经检索出的对比文件的数量和质量决定是否应当中止检索。考虑的原则是用于检索的时间、精力和成本与预期可能获得的结果要相称。
  8.2 可中止检索的几种情况
  检索过程中,出现下列情况之一时,审查员可以中止检索:
  (1) 审查员已经找到一份与申请的全部主题密切相关的对比文件,并且认为它清楚地公开了申请的全部主题的全部技术特征,或者由它所公开的内容使所属技术领域的技术人员能够得出权利要求书中的全部技术方案,即审查员认为该对比文件单独影响申请的全部主题的新颖性或创造性,构成检索报告中所规定的X级文件或E级文件;
  (2) 审查员已经找到两份或者多份与申请的全部主题密切相关的对比文件,并且认为,申请所属技术领域的技术人员不需花费创造性劳动就会把它们结合起来,得出权利要求书中的全部技术方案,即审查员认为这些对比文件结合起来影响申请的全部主题的创造性,构成检索报告中所规定的Y级文件;
  (3) 审查员根据其知识和工作经验,认为不可能找到密切相关的对比文件,或者认为预期的结果与需要花费的时间、精力和成本相比十分不相称,不值得继续检索;
  (4) 审查员从公众提供的材料中,或者从申请人提交的外国为其申请进行检索的资料或者审查结果的资料中,发现了上述(1)或(2)所述的密切相关的对比文件(通常为检索报告中所规定的X或Y级文件)。
  9.特殊情况的检索
  9.1 申请的主题跨领域时的检索
  如果申请的主题跨越不同的技术领域,审查员除了在其负责审查的技术领域进行检索外,还应当视情况与负责其他技术领域的审查员商量,决定如何进行进一步检索。
  9.2 申请缺乏单一性时的检索
  9.2.1 对明显缺乏单一性的申请的检索
  审查员在分析研究权利要求书和说明书(及其附图)后,就能判定申请的主题之间缺乏单一性的,可以采取下列方式之一处理申请:
  (1) 待申请人修改申请并消除缺乏单一性的缺陷后再进行检索;
  (2) 如果缺乏单一性的两项或者多项独立权利要求的技术方案都属于该审查员负责审查的技术领域,且它们涉及的检索领域非常接近或者在很大程度上重叠,则审查员可以在不增加太多工作量的情况下同时完成对它们检索,这样,在撰写审查意见通知书正文时,既可以指出缺乏单一性的缺陷,又可以对这些独立权利要求作出评价,减少一次审查意见通知书,从而加速审查进程;倘若通过检索发现申请中的一项或者几项独立权利要求不具备新颖性或者创造性,那么申请人在收到审查意见通知书之后,就可以删去这样的权利要求,而且不会再对它或者它们提出分案申请,从而避免了一些不必要的工作;此外,通过这样的检索还有可能找到进一步证明申请的主题缺乏单一性的对比文件。
  9.2.2 对不明显缺乏单一性的申请的检索
  不明显缺乏单一性的申请,是指只有经过检索,才能确定其申请的主题之间缺乏单一性的那些申请。对于这些申请,审查员应当按下列方式进行检索:
  (1) 对第一独立权利要求进行检索,若发现它不具备新颖性或者创造性,从而导致其他独立权利要求之间缺乏单一性,则可以不再对其他独立权利要求进行检索;
  (2) 如果一件申请中的两项或者多项相互并列的独立权利要求,在发明构思上非常接近,而且其中没有一项独立权利要求需要在其他的技术领域中进行检索,则可以对申请的全部主题进行检索,因为这不会增加太多工作量。
  (3) 对独立权利要求进行检索,若发现它不具备新颖性或创造性,从而导致其相互并列的从属权利要求之间缺乏单一性,则可参照第9.2.1节(1)或(2)或者本节(1)或(2)所述的方式处理。
  9.3 其他情况的检索
  申请的部分主题属于本章第10节中列出的情形的,审查员应当对该申请其他不属于这些情形的主题进行检索;申请中其他不属于这些情形的主题之间存在单一性缺陷的,按本章第9.2节的规定进行检索。
  10.不必检索的情况
  一件申请的全部主题属于下列情形之一的,审查员对该申请不必进行检索:
  (1) 属于专利法五条或者第二十五条规定的不授予专利权的范围;
  (2) 不具备实用性;
  (3) 不符合专利法实施细则二条第一款的规定;
  (4) 说明书和权利要求书未对该申请的主题作出清楚、完整的说明,以致于所属技术领域的技术人员不能实现。
  11.补充检索
  在申请的实质审查过程中,有下列情形之一的,为了获得更适合的对比文件,审查员应当对申请进行补充检索:
  (1) 申请人修改了权利要求,原先的检索没有覆盖修改后权利要求请求保护的范围;
  (2) 申请人澄清了某些内容,使得原先的检索不完整;
  (3) 第一次审查意见通知书以前的检索不完整或者有错误;
  (4) 审查意见的改变使得已经作出的检索不完整或者不准确而需要增加或者改变其检索领域的。
  在复审的前置审查以及复审后的继续审查过程中,如果出现上述(1)或者(2)的情形,也应当进行补充检索。
  此外,对于本章第4.2节(2)中所述的可能构成抵触申请的指定中国的国际专利申请文件,在对申请发出授予专利权的通知之前,应当通过补充检索查看其是否进入了中国国家阶段。
  12.检索报告
  检索报告用于记载检索的结果,特别是记载构成相关现有技术的文件。检索报告采用专利局规定的表格。审查员应当在检索报告中清楚地记载检索的领域和/或数据库与关键词、由检索揭示的对比文件以及对比文件与申请主题的相关程度,并且应当按照检索报告表格的要求完整地填写其他各项。
  在检索报告中,审查员采用下列符号来表示对比文件与权利要求的关系:
  X:单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;
  Y:与检索报告中其他Y类文件组合后影响权利要求的创造性的文件;
  A:背景技术文件,即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件;
  R:在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件以及他人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利申请文件。
  P:中间文件,其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件,或者会导致需要核实该申请优先权的文件;
  E:单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件。
  上述类型的文件中,符号X、Y和A表示对比文件与申请的权利要求在内容上的相关程度;符号R和E同时表示对比文件与申请在时间上的关系和在内容上的相关程度;而符号P表示对比文件与申请在时间上的关系,其后应附带标明文件内容相关程度的符号X、Y、E或A,它属于在未核实优先权的情况下所作的标记。
  一项权利要求中包括几个并列的技术方案,而一篇对比文件与这些技术方案的相关程度各不相同的,审查员在检索报告中应当用表示其中最高相关程度的符号来标注该对比文件。
  13.实用新型专利检索
  根据专利法五十七条第二款的规定,当专利侵权纠纷涉及实用新型专利时,人民法院或者地方知识产权局可以要求专利权人出具由国家知识产权局作出的检索报告。
  根据专利法实施细则五十五条第一款的规定,授予实用新型专利权的决定公告后,该实用新型专利权人可以请求作出实用新型专利检索报告。
  下面对此类实用新型专利检索的其他方面作出规定。
  13.1 检索的受理与启动
  在提出实用新型专利检索请求时,专利权人必须提交请求国家知识产权局作出实用新型专利检索报告的请求书、专利说明书(或者指明其专利号)及专利证书复印件各两份。请求书中应当写明实用新型专利的法律状态,并附具有关证明文件。每项请求应限于一项实用新型专利。请求检索的文本应当是与授权公告一并公布的实用新型专利文件,或者是由生效的无效宣告请求审查决定等维持有效的实用新型专利文件。有多个专利权人的,请求应当由所有的专利权人共同提出,或者由所有专利权人所委托的代表人提出。对不符合上述规定的请求,国家知识产权局可以不予受理。
  作出实用新型专利检索报告的请求可以由专利权人或者其委托的专利代理机构办理。实用新型专利在提出申请时曾经委托专利代理机构作全程代理,而请求检索时欲由专利权人本人或另行委托专利代理机构办理实用新型专利检索的有关手续的,应当首先解除原专利代理机构的委托关系。
  在受理实用新型专利检索的请求后,国家知识产权局应当进行形式审查。经形式审查,发现有不符合规定的,应当通知请求人在指定期限内补正;请求人逾期不补正的,该请求被视为未提出。
  13.2 检索的进行
  实用新型专利检索由负责该实用新型专利所属技术领域的实质审查部门或者国家知识产权局指定的其他部门承担。受理实用新型专利检索的部门应当及时将所受理的作出实用新型专利检索报告的请求书等文件转送承担检索的部门。承担检索的部门在接到请求书后,应当指派有关的审查员参照本章的规定进行检索。
  检索应当针对实用新型专利的所有的权利要求进行。
  实用新型专利保护的主题属于本章第10节的情形的,可以不进行检索。
  实用新型专利保护的主题之间缺乏单一性的,审查员应当通知请求人缴纳附加检索费。请求人未缴纳附加检索费的,审查员只检索该实用新型专利的第一项权利要求保护的主题以及与该项权利要求之间符合单一性要求的其他权利要求保护的主题。对其余不符合单一性要求的权利要求所保护的主题可以不进行检索。
  13.3 实用新型专利检索报告
  实用新型专利检索的结果应当记载和反映在其检索报告中。检索报告包括反映对比文件与各权利要求相关程度的表格和关于各权利要求是否符合专利法二十二条有关新颖性或创造性的规定的简要说明这两部分内容。
  检索报告表格的填写要求参见国家知识产权局专利局印制的检索报告中给出的说明,与发明专利申请检索报告相同的栏目的填写要求参见本章第12节。
  审查员在简要说明中应当针对所有检索过的权利要求逐一进行评述。对于多项从属权利要求,应当对其引用不同的权利要求时的技术方案分别进行评述;对于具有并列选择方案的权利要求,应当对各选择方案进行评述。
  对于符合专利法二十二条规定的权利要求,应当给出未检索出破坏该权利要求新颖性和创造性的对比文件的明确结论;对于不符合专利法二十二条关于新颖性或创造性规定的权利要求,应当引证对比文件,说明理由,并附具所引证对比文件的复印件。关于实用新型创造性的判断参照本部分第四章第5节的规定。
  实用新型专利保护的主题属于本章第10节所列的不必检索的情形或者因缺乏单一性而需要限制检索的,审查员在检索报告中必须说明原因,并作出必要的分析。
  检索报告由承担检索的审查员制定,由该审查员所在审查处室的负责人或其指定的审查员审核,并由检索审查员与审核人共同签章。
  13.4 实用新型专利检索报告的更正
  承担检索的部门在发现实用新型专利检索报告中的错误后,可以自行更正,并将更正后的检索报告及时送交请求人,代替原先作出的检索报告。

第八章 实质审查程序

  1.引言
  本章所说的实质审查,是指中国发明专利申请的实质审查。对于进入中国国家阶段的国际申请的实质审查,在本指南第三部分第二章"进入国家阶段的国际申请的实质审查"中有规定的,适用该规定;无规定的,适用本章的规定。
  根据专利法三十五条的规定,专利局对发明专利申请进行实质审查。
  对发明专利申请进行实质审查的目的在于确定发明专利申请是否应当授予专利权,特别是确定其是否符合专利法有关"新颖性、创造性和实用性"的规定。
  根据专利法三十五条第一款的规定,实质审查程序通常由申请人提出请求后启动。根据该条第二款的规定,实质审查程序也可以由专利局启动。
  根据专利法三十九条的规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予发明专利权的决定。
  根据专利法三十八条的规定,在实质审查中,发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,专利局认为仍然不符合专利法规定,即仍然存在属于专利法实施细则五十三条规定的情形的,应当予以驳回。
  根据专利法三十二条的规定,申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。专利法三十六条第二款、第三十七条以及专利法实施细则四十二条第二款还规定了在实质审查程序中专利申请被视为撤回的情形。
  本章内容主要涉及实质审查程序及其基本原则,申请文件的核查与实质审查的准备,实质审查(包括第一次审查意见通知书的组成和要求、继续审查等),答复和修改,驳回决定和授予专利权的通知,实质审查程序的终止、中止和恢复,以及前置审查和复审后的继续审查等。
  2.实质审查程序及其基本原则
  2.1 实质审查程序概要
  实质审查程序从实质审查部门接收文档流程管理部门送达的申请案卷开始,到发出授予发明专利权的通知、发出专利申请被视为撤回的通知、作出驳回申请的决定且该决定生效或者申请人撤回申请为止。
  在发明专利申请的实质审查中可能发生的行为如下:
  (1) 对发明专利申请进行实质审查后,审查员认为该申请不符合专利法及其实施细则的有关规定的,应当通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见或者对其申请进行修改;审查员发出审查意见通知书(包括分案通知书)和申请人答复可能反复多次,直到申请被授予专利权、被驳回、被撤回或者被视为撤回;
  (2) 对经实质审查没有发现驳回理由、或者经申请人陈述意见或修改后消除了原有缺陷的发明专利申请,审查员应当发出授予发明专利权的通知;
  (3) 发明专利申请经申请人陈述意见或者修改后,仍然存在通知书中指出过的属于专利法实施细则五十三条所列的缺陷的,审查员应当予以驳回;
  (4) 申请人无正当理由对审查意见通知书、分案通知书
  或者提交资料通知书逾期不答复的,专利局应当发出申请被视为撤回通知书。
  此外,根据需要,审查员还可以按照本指南的规定在实质审查程序中采用会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段。
  2.2 实质审查程序中的基本原则
  (1)请求原则
  除专利法及其实施细则另有规定外,实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。审查员只能根据申请人依法正式呈请审查(包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时)的申请文件进行审查。
  (2)听证原则
  在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会,即审查员作出驳回决定时,决定中涉及的驳回理由和所依据的证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。
  (3)节约程序原则
  在对发明专利申请进行实质审查时,审查员应当尽可能地缩短审查过程。换言之,审查员要设法尽早地结案。因此,除非确认申请根本没有被授权的前景,审查员应当在第一次审查意见通知书中,将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人,要求其在指定期限内对所有问题给予答复,尽量地减少与申请人通信的次数,以节约程序。
  但是,审查员应当注意,不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。
  3.申请文件的核查与实审准备
  3.1 核对申请的国际专利分类号
  审查员接到申请案后,不管近期是否进行审查,都应当首先核对申请的国际专利分类号。
  审查员认为申请不属于自己负责审查的分类范围的,应当根据局内专利分类协调的规定及时处理,以免延误审查。
  审查员认为分类号不确切,但仍属于自己负责审查的范围,应当自行改正分类号。
  审查员认为申请无适当的分类位置,需要加上X标记的,应当与本审查处的分类裁决负责人讨论;分类裁决负责人同意采用X标记的,需要与分类部门联系,意见统一后,由分类部门和本处分类裁决负责人共同撰写"X标记建议报告"。
  3.2 查对申请案卷
  审查员对属于自己负责审查的分类范围的申请案,或者调配给自己的申请案,不管近期是否进行审查,都应当及时查对申请案卷。
  3.2.1 查对启动程序的依据
  审查员应当查对:
  (1) 申请案卷中是否有实质审查请求书,其提交的时间是否在自申请日起三年之内;专利局决定自行对发明专利申请进行实质审查的,是否有经局长签署的通知书和已经通知申请人的记录;
  (2) 申请案卷中是否有在自申请日起的三年内缴纳实质审查费的收据。
  3.2.2 查对申请文件
  审查员应当查对实质审查所需要的文件(包括原申请文件及公开的申请文件,如果申请人对申请文件进行了主动修改或在初审期间应专利局的要求作过修改,还应当包括经修改的申请文件)是否齐全。
  3.2.3 查对涉及优先权的资料
  申请人要求外国优先权的,审查员应当查对案卷中是否有优先权声明以及经受理第一次申请的国家的受理机关证明的申请文件的副本;申请人要求本国优先权的,审查员应当查对案卷中是否有优先权声明以及在中国第一次提出的专利申请文件的副本。
  申请人要求优先权的,审查员应当查对案卷中是否有已缴纳优先权要求费的收据。
  3.2.4 查对其他有关文件
  发明已在外国提出过专利申请的,审查员应当查对案卷中是否有申请人提交的该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料。
  3.2.5 申请案卷存在缺陷时的处理
  审查员如果发现申请案卷中缺少上述第3.2.1节至3.2.3节中任何一项所述的依据、文件或资料,或者某些文件不符合专利法及其实施细则的规定,应当将申请案送回文档流程管理部门并且说明理由。审查员如果发现申请案卷中缺少上述第3.2.4节所述的资料,而且确信申请人已获得这样的资料,可以填写提交资料通知书,要求申请人在指定期限内提交有
  关资料;申请人无正当理由逾期不提交的,该申请被视为撤回。
  实质审查前,审查员最好能初阅申请文件,查看是否需要申请人提交有关的参考资料,如果需要,可填写提交资料通知书,通知申请人在指定的两个月期限内提交。提前做好此项工作,有利于加快审查程序。
  3.3 建立个人审查档案
  审查员查对申请案卷之后,应当着手建立个人审查档案,记载本人审查的案件的重要数据,并在此后的审查过程中补充有关信息,以便随时掌握各申请案的审查过程及其基本情况。
  3.4 审查的顺序
  3.4.1 一般原则
  对于接收的发明专利申请,除本章第3.4.2节所述的特殊情况外,都应当按照接收的先后顺序进行审查,不要先易后难,更不能将难审的申请一直压着不进行审查。但可以将先后接收的同类的专利申请放在一起同时审查。
  在申请人对第一次审查意见通知书作出答复之后,审查员对申请继续审查时,一般应按答复的先后顺序进行。
  3.4.2 特殊处理
  对下列几种情况可作特殊处理:
  (1) 对国家利益或者公共利益具有重大意义的申请,由申请人或者其主管部门提出请求,经专利局局长批准后,可以优先审查,并在随后的审查过程中予以优先处理。
  (2) 对于专利局自行启动实质审查的专利申请,可以优先处理。
  (3) 保留原申请日的分案申请,可以与原申请一起审查。
  4.实质审查
  4.1 审查的文本
  审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。
  申请人在提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,对发明专利申请进行了主动修改的,应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件为审查文本。
  申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的,应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。
  申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改,一般不予接受,其提交的经修改的申请文件,不应作为审查文本。审查员应当在审查意见通知书中告知此修改文本不予接受的理由。
  如果申请人进行的修改不符合专利法实施细则五十一条第一款的规定,但审查员在阅读该经修改的文件后认为其消除了原申请文件存在的问题,又符合专利法三十三条的规定,且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序,则该修改可以被视为是经审查员同意而作出的,相当于按照通知书的要求进行的修改,因而该经修改的申请文件可以作为审查的文本(参见本章第5.2节)。
  对上述可接受的、经修改后提交的申请文件,首先应当审查其修改是否符合专利法三十三条的规定。申请人在申请日提交的原说明书和原权利要求书所记载的内容,是审查上述修改是否符合专利法三十三条的依据(如何判断申请文件的修改是否符合专利法三十三条,参见本章第5.2节的相关规定)。申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容,不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法三十三条的依据。
  上述可接受的、经修改的申请文件,凡符合下列情形之一者,即使其存在着不符合专利法三十三条的修改内容,仍应当以此修改文本作为审查文本:
  (1) 权利要求书未作修改;
  (2) 全部或部分权利要求的修改未超出原说明书和原权利要求书的记载范围。
  审查员在审查意见通知书中,应当在指出申请存在的其他缺陷的同时指出该修改文本存在修改不符合专利法三十三条规定的缺陷。
  如果经修改的申请文件中全部权利要求的修改均超出原说明书和原权利要求书记载的范围,审查员应当发出审查意见通知书,告知申请人该修改不符合专利法三十三条的规定。在这种情况下,为了有利于加快审查,审查员可以对该次修改之前的申请文件进行审查,并在上述审查意见通知书中指出其存在的不符合专利法及其实施细则的缺陷,供申请人进一步修改申请文件时参考。
  4.2 阅读申请文件并理解发明
  审查员在开始实质审查后,首先要仔细阅读申请文件,力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题,理解解决所述技术问题的技术方案,并且明确该技术方案的全部必要技术特征,特别是其中区别于背景技术的特征,还应了解该技术方案所能带来的技术效果。审查员在阅读和理解发明时,可以作必要的记录,便于进一步审查。
  4.3 不必检索即可发出审查意见通知书的情况
  发明专利申请的全部主题明显属于本部分第七章第10节情形的,审查员不必检索即可发出第一次审查意见通知书。
  应当指出的是,如果申请中只有部分主题属于上述情形,而其他主题不属于上述情形,则应当在检索并审查不属于上述情形的其他主题后再发出第一次审查意见通知书。
  4.4 对缺乏单一性申请的处理
  专利申请缺乏单一性的缺陷有时是明显的,有时要通过检索与审查后才能确定。缺乏单一性的缺陷既可能存在于相互并列的独立权利要求之间,也可能因所引用的独立权利要求缺乏新颖性或创造性而存在于相互并列的从属权利要求之间。
  对于缺乏单一性的申请,审查员可以采用下述之一的方法进行处理。
  (1) 先通知申请人修改
  审查员在阅读申请文件时,立即能判断出申请的主题之间明显缺乏单一性的,可以暂缓进行检索(参见本部分第七章第9.2.1节(1)的规定),先向申请人发出分案通知书,通知申请人在指定的两个月期限内对其申请进行修改。
  (2) 检索后再通知申请人修改
  检索后才能确定申请的主题之间缺乏单一性的,审查员可以视情况决定是暂缓进一步检索和审查还是继续进一步检索和审查(参见第七章9.2.2节):
  如果经检索和审查后认为第一独立权利要求或者其从属权利要求具有被授权的前景,审查员可以暂缓对其他独立权利要求的检索和审查,并且在第一次审查意见通知书中指明第一独立权利要求或者其从属权利要求具有授权前景,同时要求申请人删除或者修改缺乏单一性的其他权利要求,以克服申请缺乏单一性的缺陷;
  如果经检索和审查后确认第一独立权利要求或者其从属权利要求没有授权前景,审查员可以继续检索和审查其他独立权利要求,在第一次审查意见通知书中对检索过的权利要求进行评述,同时指出申请缺乏单一性的缺陷;也可以暂缓对其他独立权利要求的检索和审查,在第一次审查意见通知书中仅仅指出该专利申请缺乏单一性的缺陷(参见本部分第七章第9.2.2节(1)或(2)的规定)。
  如果申请人按照第一次审查意见通知书的要求,对申请进行了符合本章第5.2节规定的修改,且权利要求书已不存在缺乏单一性的缺陷,审查员应当对该权利要求书继续进行审查。
  对于因独立权利要求不具备新颖性或创造性而导致其相互并列的从属权利要求之间缺乏单一性的情况,参照上述(1)或(2)的方式处理。
  应当注意的是,有时申请的主题之间虽然缺乏单一性,特别是因独立权利要求不具备新颖性或创造性而导致其相互并列的从属权利要求之间缺乏单一性,但是它们所对应的检索领域非常接近,或者在很大程度上是重叠的,因此,审查员也可以一并检索和审查这些权利要求,在审查意见通知书中指出这些权利要求不符合专利法及其实施细则的其他规定的缺陷,同时指出申请缺乏单一性的缺陷,以利于缩短审查程序(参见本部分第七章9.2.1节(2)的规定)。
  无论申请属于上述(1)、(2)中的哪一种情况,申请人都应当在指定的期限内,对其原申请进行修改;例如对原权利要求书进行限制,以克服单一性缺陷。申请人期满不答复的,该申请被视为撤回。
  申请人在答复中对审查员关于申请缺乏单一性的论点提出了反对意见,审查员研究后认为反对意见成立,或者申请人修改了权利要求书并克服了单一性缺陷的,申请的审查程序应当继续进行;反对意见不成立,或者未消除单一性缺陷的,审查员可以根据专利法实施细则五十三条第(三)项和专利法三十八条的有关规定驳回该申请。
  4.5 检索
  如何确定检索的技术领域及如何进行检索,参见本部分第七章的内容。
  4.6 优先权的核实
  4.6.1 需要核实优先权的情况
  审查员应当在检索后确定是否需要核实优先权。当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时,不必核实优先权。只有出现下列情形之一时,才需要核实优先权:
  (1) 对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容,而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间,即该对比文件构成PX或PY级文件;
  (2) 他人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同,或者与部分主题相同,前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间,而前者的公布日在后者的申请日或申请日之后,即他人在专利局的申请构成PE级文件;
  (3) 他人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同,或者与部分主题相同,前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间,而前者的公布日在后者的申请日或申请日之后,即他人的申请构成PE级文件。
  对于第(3)种情形,应当首先核实所审查的申请的优先权;当所审查的申请不能享有优先权时,还应当核实作为对比文件的他人申请的优先权。
  4.6.2 优先权核实的一般原则
  一般来说,核实优先权是指核查申请人要求的优先权是否能依照专利法二十九条的规定成立。为此,审查员应当在初审部门审查的基础上(参见本指南第一部分第一章第3.2节的规定)核实:
  (1) 作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题;
  (2) 该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;
  (3) 在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。
  进行上述第(1)项核实,即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件(说明书和权利要求书)中。为此,审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究,只要在先申请文件(不包括摘要)清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案,就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由,而拒绝给予优先权。
  所谓清楚地记载,并不要求在叙述方式上完全一致,只要实质上阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是,如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述,甚至仅仅只有暗示,而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述,以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出,则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。
  在某些情况下,应当对上述第(2)项进行核实。例如,一件申请A以申请人的另一件在先申请B为基础要求优先权,在对申请A进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请A的申请日和优先权日之间公开的专利申请文件或专利文件C,文件C中已公开了申请A的主题,且文件C的申请日早于申请A的优先权日,即早于申请B的申请日,因此可以确定在先申请B并不是该申请人提出的记载了申请A的相同主题的首次申请,因此申请A不能要求以在先申请B的申请日为优先权日。
  4.6.2.1 部分优先权
  由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善,申请人在其后一申请中,可能会增加在先申请中没有的技术方案。在这种情况下,审查员在核实优先权时,不能以后一申请增加内容为理由断定优先权要求不成立,而应当对后一申请书中被在先申请清楚记载过的相同主题给予优先权,即给予部分优先权。具体地说,在后一申请中,其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权日;而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权日,应当视为是在后一申请的申请日提出的。就整个申请而言,这种情况称为部分优先权,即该申请的部分主题享有优先权,也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权。
  4.6.2.2 多项优先权
  如果申请人对一件具有发明单一性的申请要求了多项优先权,审查员在核实优先权时,应当检查该申请的权利要求中所反映的各种技术方案,是否分别在作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请中已有清楚的记载。此外,审查员还要核实所有的在先申请的申请日是否都在在后申请的优先权期限之内。满足上述两个条件的,在后申请的多项优先权可以成立,并且其记载上述各种技术方案的各项权利要求具有不同的优先权日。如果某些权利要求不满足上述条件,但其他权利要求满足上述条件,则不满足上述条件的那些权利要求的优先权不能成立,而满足上述条件的其他权利要求的优先权成立。
  如果作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请,分别记载了不同的技术特征,而在后申请的权利要求是这些特征的组合,则多项优先权不能成立。
  4.7 全面审查
  为节约程序,审查员通常应当在发出第一次审查意见通知书之前对专利申请进行全面审查,即审查申请是否符合专利法及其实施细则有关实质方面和形式方面的一切规定。
  审查的重点是说明书和全部权利要求是否存在专利法实施细则五十三条所列的情形。首先审查申请的主题是否符合专利法实施细则二条第一款的规定;是否属于专利法五条、第二十五条规定的不授于专利权的范围;是否具有专利法二十二条第四款所规定的实用性;说明书是否按照专利法二十六条第三款规定的要求充分公开了请求保护的主题。然后审查权利要求所限定的技术方案是否具备专利法二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性;权利要求书是否清楚和简要地表述了请求保护的范围;独立权利要求是否表述了一个解决技术问题的完整的技术方案。在进行上述审查的过程中,还应当审查权利要求书是否存在缺乏单一性的缺陷;申请的修改是否符合专利法三十三条及实施细则第五十一条的规定;分案申请的修改是否符合专利法实施细则四十三条第一款的规定;以及权利要求书是否以说明书为依据。
  申请不存在专利法实施细则五十三条所列情形,或者虽然存在专利法实施细则五十三条所列的实质性缺陷、但经修改后仍有授权前景的,为节约程序审查员应当一并审查其是否符合专利法及其实施细则的其他所有规定。


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