(2) 实用新型专利申请是否明显属于
专利法第
五条、第
二十五条的规定,或者不符合
专利法第
十八条、第
十九条第一款的规定,或者明显不符合
专利法第
二十六条第三款、第四款、第
三十一条第一款、第
三十三条或
专利法实施细则第
二条第二款、第
十三条第一款、第
十八条至第
二十三条、第
四十三条第一款的规定,或者依照
专利法第
九条规定不能取得专利权;
(3) 与专利申请文件有关的其他文件是否符合
专利法及其实施细则的有关规定。
专利局应当将审查意见通知申请人,要求其在指定期限内陈述意见或者补正;申请人期满未答复的,其申请被视为撤回。申请人陈述意见或者补正后,专利局仍然认为不符合上述各项规定的,应当予以驳回。
2.申请文件的格式审查
本指南第一部分第一章第2节的相关规定。
3.其他文件的格式审查
指南第一部分第一章第3节的相关规定。
4.不授予专利权的申请的审查
依据
专利法第
五条、第
二十五条规定进行的审查适用本指南第二部分第一章的相关规定。
5.对实用新型专利保护客体的审查
依据
专利法实施细则第
二条第二款的规定进行审查。
5.1 实用新型专利只保护产品
根据
专利法实施细则第
二条第二款的规定,实用新型专利只保护产品。该产品应当是经过工业方法制造的、占据一定空间的实体。
一切有关方法(包括产品的用途)以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护客体。
上述方法包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等。
例如,一种齿轮的制造方法、工作间的除尘方法、数据处理方法、自然存在的雨花石等不能获得实用新型专利保护。
应当注意的是:
(1) 虽然申请的主题名称是一种产品,但除主题名称外,该独立权利要求的全部技术特征是一种方法或实质上是一种方法的,则不属于实用新型专利的保护客体。例如,一种木质牙签,其特征是在木质牙签加工成形后,浸泡于医用杀菌剂中5—20分钟,然后取出晾干。
(2) 在独立权利要求的前序部分描述了产品的形状、构造特征,而在特征部分仅描述方法特征的,审查员应当判断该实用新型对现有技术作出贡献的部分是否有形状、构造特征。有形状、构造特征的,应当通知申请人修改权利要求,将该形状、构造特征写入权利要求的特征部分;没有形状、构造特征的,该实用新型属于用不同工艺方法制造的同样形状、构造的产品,不属于实用新型专利的保护客体。
产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。
对产品形状所提出的技术方案可以是对产品的三维形态的空间外形所提出的技术方案,例如对凸轮形状、刀具形状作出的改进;也可以是对产品的二维形态所提出的技术方案,例如对型材的断面形状的改进。
无确定形状的产品,如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料,其形状不能作为实用新型产品的形状特征。
应当注意的是:
(1) 不能以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征。例如,不能以植物盆景中植物生长所形成的形状作为产品的形状特征,也不能以自然形成的假山形状作为产品的形状特征。
(2) 不能以摆放、堆积等方法获得的非确定的形状作为产品的形状特征。
(3) 允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质,如气态、液态、粉末状、颗粒状物质,只要其在该产品中受该产品结构特征的限制即可;例如,对温度计的形状构造所提出的技术方案中允许写入无确定形状的酒精。
(4) 产品的形状可以是在某种特定情况下所具有的确定的空间形状。例如,具有新颖形状的冰杯、降落伞等;又如,一种用于钢带运输和存放的钢带包装壳,由内钢圈、外钢圈、捆带、外护板以及防水复合纸等构成,其各部分按技术方案所提示的相互关系将钢带包装起来后形成确定的空间形,
这样的空间形状不具有任意性,则钢带包装壳可以获得实用新型专利的保护。
(5) 仅仅改变了成分的原材料产品,如板材、棒材等,其板状、棒状并未对现有技术作出贡献,不能作为产品的特定形状特征。但是,通过改变其形状使其能够取
得不同于以往产品的特殊作用或效果时,可以获得实用新型专利保护。
5.3 产品的构造
产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。
产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、联接关系和必要的机械配合关系等,线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。
复合层可以认为是产品的构造,产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。
物质的分子结构、组分不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。因此,如果食品、饮料、调味品和药品的改进仅涉及其化学成分、组分、含量的变化,而不涉及产品的结构,则不属于实用新型专利的保护客体。如果实用新型要求保护的产品相对于现有技术来说只是材料的分子结构或组分不同,也不属于实用新型专利保护的客体。例如,以塑料替换玻璃的同样形状的水杯;仅改变焊条药皮成分的电焊条均不能授予实用新型专利权。
5.4 技术方案
技术方案是申请人对其要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术特征的集合。
产品的形状以及表面的图案、色彩、文字、符号、图表或者其结合的新设计,没有解决技术问题的,不属于实用新型专利保护的客体。例如:以十二生肖形状为装饰的开罐刀;建筑平面设计图;仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类,如古诗扑克、化学扑克等。
5.5 适于实用的技术方案
适用本指南第二部分第五章的相关规定。
5.6 新的技术方案
明显不是新的技术方案是指,要求保护的实用新型在申请日(享有优先权的,指优先权日)以前已经公开,或者是已知技术的等效变换或简单组合,即不经检索便可得出以下结论的:
(1) 有相同的产品已经公开出售、公开使用;
(2) 在中国专利公报上公开了有相同内容的在先申请;
(3) 出版物上已经公开了相同的内容;
(4) 要求不丧失新颖性的宽限、并提供了有关证明的申请,经审查不属于可享受不丧失新颖性宽限的情况;
(5) 已知技术的简单组合并且没有产生新的技术效果;例如,塑料袋与装在其中的宣传板共同组成的防水宣传板等;
(6) 要素关系变更其所产生的技术效果与现有技术相同或相似;例如,与现有台球桌形状构造相同但尺寸小一倍的小型台球桌等。
5.7 直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具
直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具关系到人们的健康和生命安全,因此对这类产品的实用新型申请授予专利权时审查员将明确告知申请人该申请的授权决定只是根据
专利法有关初步审查的要求作出的,并不意味着该专利产品具备了市场准入的条件,专利权人在实施该专利之前应该根据相关法规办理相应审批手续。
6.说明书的审查
依据
专利法第
二十六条第三款以及
专利法实施细则第
十八条的规定对说明书的撰写进行审查,该审查包括下述内容:
(1) 说明书应当对实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,不需要创造性劳动,就能够再现该实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果;
(2) 说明书应当写明实用新型的名称,该名称应当与请求书中的名称一致,说明书还应当包括技术领域、背景技术、实用新型内容、附图说明和具体实施方式等五个部分,并且在每个部分前面写明标题;
(3) 说明书中实用新型内容部分应当描述实用新型所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案、对照现有技术写明实用新型的有益效果,并且所要解决的技术问题、所采取的技术方案和有益效果应当符合逻辑,即技术方案的描述应能解决其技术问题而且从所采取的技术方案能自
得到实用新型的有益效果;
(4) 说明书中具体实施方式部分至少应给出一个实现该实用新型的优选方式,并且应当对照附图进行说明;
(5) 说明书应当用词规范、语句清楚,用技术术语准确地表达实用新型的技术方案,并不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语,也不得使用商业性宣传用语;
(6) 说明书中的文字部分可以有化学式、数学式、表格,但不应有任何插图,包括流程图、方框图、曲线图、相图等,他们只可以作为说明书的附图。
7.说明书附图的审查
依据
专利法实施细则第
十九条的规定对说明书附图进行审查,该审查包括下述内容:
(1) 附图不得使用工程蓝图、照片;
(2) 附图必须用制图工具按制图规范绘制,周围不得使用框线,图形线条和引出线应为黑色并且均匀清晰,不得使用铅笔、圆珠笔、彩色笔绘制,图上不得着色;
(3) 附图应当用阿拉伯数字顺序编号排列,用“图1、图2……”表示;
(4) 附图的清晰度和大小应当保证图缩小到三分之二时仍能清楚地分辨出图的细节;
(5) 同一零部件的附图标记应当前后一致,并且与说明书相同,附图中不应缺少说明书中提到的附图标记;
(6) 多页附图应当用阿拉伯数字连续编页码;
(7) 附图中除必要的关键词外,不得有文字注释;关键词应当使用中文,必要时须用外文作出说明的,可将外文加括号注于中文的一侧;
(8) 结构框图、逻辑框图,工艺流程图应当在其框内给出必要的文字和符号,框内的文字必须打字或用仿宋体、楷体书写工整、清晰;
(9) 同一幅附图中应当采用相同比例绘制,为清楚显示其中某一组成部分时可增加一幅局部放大图。
8.权利要求书的审查
依据
专利法第
二十六条第四款以及
专利法实施细则第
二十条至第
二十三条的规定对权利要求书的撰写进行审查。该审查包括下述内容:
(1) 权利要求书应当写明实用新型的技术特征,清楚和简要地表述请求保护的范围;
(2) 独立权利要求应当从整体上反映实用新型的技术方案;除必须用其他方式表达的以外,独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,前序部分应写明要求保护的实用新型技术方案的主题名称和实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征,特征部分使用“其特征是……”或者类似的用语,写明实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征;
(3) 从属权利要求应当用附加技术特征,对引用的权利要求作进一步的限定,其撰写应当包括引用部分和限定部分,引用部分写明引用的权利要求的编号及与独立权利要求一致的主题名称,限定部分写明实用新型附加的技术特征;
(4) 一项实用新型应当只有一个独立权利要求,并应写在同一项实用新型的从属权利要求之前;
(5) 权利要求中不应当包括不属于实用新型专利保护客体的技术特征,如产品制造方法的技术特征或使用方法的技术特征;
(6) 权利要求书中不应当写入不产生技术效果的特征;
(7) 在权利要求中作出记载但未记载在说明书中的内容应补入说明书中;
(8) 权利要求应当描述产品的形状、构造特征,但在用方法特征来限定产品的某个形状、构造使得该形状构造更加清楚的前提下,在权利要求中以方法特征来限定产品的形状、构造才是允许的;
(9) 权利要求中应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定实用新型,特征部分不得单纯描述实用新型功能,只有某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚,而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时,使用功能或者效果特征来限定实用新型才是允许的;
(10)权利要求中不得使用技术概念模糊或含义不确定的语句。
此外,权利要求还应当符合下列格式要求:
(1) 每一项权利要求应当由一句话构成,因此仅允许在权利要求的结尾使用句号;一项权利要求可以用一个自然段表述,也可以在一个自然段中分行或者分小段表述,分行和分小段处只可用分号或逗号,必要时可在分行或小段前给出其排序的序号;
(2) 权利要求书不应当加标题;
(3) 权利要求书中有几项权利要求的,应当用阿拉伯数字顺序编号;
(4) 权利要求中可以有化学式或者数学式,但不得有插图,除绝对必要外,不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语,只有绝对必要时才能有表格;
(5) 权利要求中的技术特征可以标注说明书附图中相应的标记,以帮助理解权利要求所记载的技术方案,这些标记应当用括号括起来,并放在相应的技术特征后面;权利要求书中如使用附图标记,应与说明书附图标记一致;
(6) 从属权利要求只能引用在前的权利要求,引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。
9.说明书摘要的审查
根据
专利法实施细则第
二十四条的规定,对说明书摘要的审查包括下述内容:
(1) 摘要应当写明实用新型的名称、技术方案的要点以及主要用途,尤其应写明反映该实用新型相对于现有技术在形状和结构上作出改进的技术特征,不应当写成广告或者单纯功能性的产品介绍;
(2) 摘要不应当加标题,可连续书写;
(3) 摘要可以有化学式或数学式;
(4) 全文不得超过300个字;
(5) 申请人应提交一幅从说明书附图中选出的摘要附图。
10.补正文件的审查
依据
专利法第
三十三条的规定对实用新型专利申请文件进行审查。
申请人在递交实用新型专利申请后两个月内可以对实用新型专利申请文件主动提出修改。申请人还可以在答复审查意见通知书或补正通知书时,按照通知书的要求对专利申请文件进行修改。
申请人对其实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
如果申请人对申请文件进行修改时,加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接得到的内容或者直接等同物,这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
申请人从申请中删掉某个或者某些特征,也有可能导致超出原说明书和权利要求书记载的范围。
说明书中补入原权利要求书中记载而原说明书中没有描述过的技术特征,并作了扩大其内容的描述的,被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
说明书中补入原说明书附图表示出而原说明书和权利要求书中没有记载过的技术特征,并加入了不能直接从原说明书附图中得到的技术内容描述的,被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
应当注意的是:
(1) 对明显错误的更正,不能被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围;所谓明显错误,是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚的判断出来,没有作其他解释或者修改的可能;
(2) 对于附图中明显可见并有惟一解释的结构,允许补入说明书并写入权利要求书中。
11.单一性的审查
依据
专利法第
三十一条第一款、
专利法实施细则第
三十五条的规定对实用新型专利申请的单一性进行审查。
可以作为一件实用新型专利申请提出的两项以上的实用新型,是指不能包括在一项权利要求内的两项以上属于一个总的发明构思的产品独立权利要求。
不能包括在一项权利要求内的两项以上的产品独立权利要求,当其符合下列各项之一时,可以认为属于一个总的发明构思:
(1) 具有相同的特定技术特征,且这些相同的特定技术特征在两项以上的独立权利要求中解决相同的技术问题;
(2) 互相关联或配套使用、且具有相应特定技术特征的两件或两件以上产品。
关于单一性审查原则和判断方法的举例说明参见本指南第二部分第六章第2.2.2.1节。
的单一性审查参见本指南第二部分第六章第2.2.1节之(5)和第2.2.2.3节中的相关规定。
合在一件专利申请中的两项或两项以上要求保护的实用新型主题明显缺乏单一性的,应当向申请人发出审查意见通知书,将权利要求按单一性要求划分成两组或多组权利要求,要求申请人在指定期限内作出选择,在本专利申请中保留其中一组权利要求,删去其余的权利要求。申请人期满未答复的,作出视为撤回该专利申请的通知。申请人的答复中无充足理由而又拒绝修改申请文件的,审查员应当驳回该专利申请。申请人修改申请文件删去不符合单一性的权利要求的,对专利申请的审查按照本章第10节“补正文件的审查”进行。需要注意的是,在删去不符合单一性要求的权利要求后,还可能会涉及实用新型名称的修改,当涉及实用新型名称的修改时,审查员应当按照著录项目变更程序办理必要变更手续。对于删去的权利要求,是否提交分案申请,由申请人决定,审查员对此不必提出要求。
12.分案申请的审查
一件实用新型专利申请包含两项以上实用新型的,申请人可以在收到授予实用新型专利权通知之前提出分案申请,也可以自收到授予实用新型专利权的通知之日起两个月内提出分案申请。但原申请已被驳回并已生效、或者已经被撤回或视为撤回且尚未恢复的,不能提出分案申请。
专利局认为一件实用新型专利申请不符合
专利法第
三十一条第一款和实施细则第
三十五条规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请文件进行修改,申请人在克服原申请缺乏单一性缺陷的同时,可以在上述办理登记手续的两个月期限届满之前向专利局提出分案申请。
两种分案申请,根据原申请案卷核实下列各项:
(1) 分案申请请求书中注明的原申请日是否正确;
(2) 分案申请的申请人与原申请案是否一致,不一致的,是否附有合法的权利转移证明材料;发明人是否是原申请的发明人或者是其中的部分成员;
(3) 是否提交了原申请文件副本;有优先权要求的,是否提交了原申请的优先权文件副本;原申请是国际申请的,如果对原申请未要求提供优先权文件副本,则对分案申请可以不要求提供优先权文件副本;
(4) 在分案申请递交日前,原申请案是否已经被驳回并已生效,或者已撤回或被视为撤回且未恢复权利;分案申请递交日是否在收到专利局对原申请作出授权通知之日起办理登记手续的两个月期限届满之前。
不符合上述第(1)项、第(2)项和第(3)项之一所述情形的,应当通知申请人在指定期限之内补正,期满未补正的,作出分案申请被视为撤回的通知,并通知申请人。
分案申请递交日在收到专利局对原申请作出授予专利权通知之日起办理登记手续的两个月期限届满之后的,或者分案申请的原申请案已经撤回或被视为撤回且未被恢复权利的,或者被驳回并已生效的,应当作出分案申请视为未提出通知书。
分案申请的各种法定期限,例如提交优先权证明材料的期限等,均从原申请日起算。对已经届满的各种期限,申请人可以自分案申请递交日起两个月内补办各种手续。期满未补办的,作出该分案申请被视为撤回的决定,并通知申请人。
分案申请,视同一件新申请收取各种费用。期限已经届满的各种费用,申请人可以在自分案申请递交日起两个月内补缴。期满未补缴或未缴足的,作出分案申请被视为撤回的决定,并通知申请人。
实用新型分案申请不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,因此审查员应对照原说明书和权利要求书进行审查。如果分案的实用新型专利申请内容超出原申请说明书和权利要求书记载范围,审查员应当通知申请人补正,删去超出的部分;申请人无正当理由拒绝补正的,审查员可以根据
专利法实施细则第
四十三条第一款规定驳回该分案申请。实用新型分案申请未超出原说明书和权利要求书记载范围的,保留其原申请的申请日,对该分案申请的审查标准和执行程序完全等同于一件新申请。
13.要求优先权的审查
适用本部分第一章第3.2节的规定。
14.先申请原则的审查
在初步审查程序中,对于实用新型专利申请依照
专利法第
九条的规定,是否能取得专利权,可不进行审查。除非在申请进入初步审查时审查员已经得知有两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请了专利。
在初步审查程序中,对于实用新型专利申请是否符合
专利法实施细则第
十三条第一款的规定可不进行审查,除非审查员已经得知有同样的发明创造已经被授予专利权。
15.初步审查程序
15.1 审查准备
当一件实用新型专利申请送交审查员时,首先应当对专利申请案卷进行核查。当实用新型专利申请案卷不符合启动审查程序要求时,审查员不应启动审查程序,案卷退回实用新型专利申请的案卷管理部门补足缺陷项目。启动审查程序的必要条件包括文件和费用两方面。
(1) 文件:第一次进入审查程序的实用新型专利申请应当满足
专利法第
二十六条第一款及
专利法实施细则第
三十九条规定的受理条件,即案卷中必须包括实用新型专利请求书、说明书(包括说明书附图)和权利要求书,如果缺少其中一项文件或者其中某项文件不属于该实用新型的,即该项文件中实用新型名称与其他文件不一致,则不应启动审查程序。如果案卷中文件份数不够,可以在审查程序中补正。审查员还应当检查案卷中第一装订条中文件和公报袋中文件是否缺页,如其中一处有缺页,可在审查程序中作相应处理;如两处均缺少同一页,则也不应启动审查程序。如文件顺序不对,审查员可自行纠正。
在其他审查程序中,审查员应当核对申请人提交的文件是否属于该专利申请。
(2) 费用:审查员应当根据
专利法实施细则第
九十条及相应费用数额规定,核对案卷中收费凭证或记录,凡缺少或者数额不足的,审查员不应启动该项审查程序。
15.2 审查要求
根据
专利法实施细则第
四十四条第一款的规定,审查员在实用新型专利申请初步审查程序中,除了应当审查
专利法第
二十六条规定的文件和其他必要的文件是否符合规定的格式以外,还应当审查
专利法实施细则第
四十四条第一款第(二)项所列项目。
15.2.1 审查原则
审查员在初步审查程序中,应当遵守以下原则。
(1) 顺序审查:除特殊情况外,审查员应当根据实用新型专利申请的申请日先后或者专利申请案卷送交审查员时间先后顺序进行审查,勿使一些缺陷较多或者较难审查的案卷长时间压在审查员手中,保证实用新型专利审查程序顺利运转。上述特殊情况是指,申请人书面向专利局要求提前或者推迟审查请求并经专利局局长批准的实用新型专利申请。在这种情况下,审查员应当将该书面文件存入案卷备查。
(2) 书面审查原则:在审查程序中,均应以书面文件为依据,并将书面文件归入案卷。除
专利法实施细则第
五十一条第四款规定的可依职权对不涉及权利的文字和符号的明显错误进行修改外,其他内容的修改,审查员应当通知专利申请人以替换页进行,原文件应当存入案卷,不应当退回申请人。需外地申请人会晤或进行演示的申请案,应当报告本审查处处长,经处长同意后方可通知申请人;需要申请人提供样品的,应当经处长批准。
(3) 举证原则:在实用新型专利申请审查工作中,当审查员准备驳回一件专利申请时,应当有充分法律依据,并以事实支持其理由,不应当仅给出断然的结论。尤其是当驳回理由属于本章第5.6节所述情况时,应当明确说明,在申请日前已有相同产品公开出售、公开使用的时间、地点、公开出版物的名称、出版日期,必要时,可附包含相关内容的复印件。
(4) 听证原则:在实用新型专利申请审查程序中,申请人有权以意见陈述书说明自己的见解、要求和主张。当审查员准备驳回专利申请时,必须预先将理由及支持该理由的证据通知申请人,并由申请人陈述对该理由的意见,方可发出驳回决定,驳回决定中的理由不得包含未曾通知过申请人的新的理由和/或新的证据。
(5) 节约程序原则:审查员应当依照实用新型专利申请审查程序工作,并应当以最短程序结案。当专利申请需要驳回时,审查员可以不对格式问题进行审查,不必要求申请人补正其缺陷,以节约审查员和申请人的时间和工作量。
15.2.2 一般规定
实用新型专利申请的初步审查由同一审查员完成其全过程,并对该申请的审查负责。由审查员在案卷封面及各项通知书上加盖审查员名章。当初步审查过程中必须更换审查员时,由继任责任审查员自接手之日起在案卷封面及所发各项通知书上加盖名章。更换审查员应经领导批准。审查员不得冒名顶替代审。
当一件实用新型专利申请需要驳回时,应当经审核后发出。在复审程序中,前置审查意见书应当由审查部长审核后加盖名章。审查员的审查应当在专利局进行。专利申请存在的问题需要实地调查才能得到解决的,在申请人提出要求的情况下,经部长批准后方可实地调查,调查所需费用由专利局承担。
专利申请案卷应能真实反映审查全过程,任何人不得改变审查程序,不得涂改案卷封面审查程序记录和撤换存入案卷的文件。审查过程中文件一经存入案卷不得退回申请人。必须寄给申请人文件的,应当仅寄回复印件,原件存入案卷,必须将申请人提交的原件退回的,如营业执照原件,亦应当将其复印件存入案卷。
审查员对于特殊疑难申请难于作出审查结论时,应交审查处或审查部讨论,必要时可由处长或部长召开专门会议讨论。特殊疑难申请是指该申请技术特殊、复杂,或者审查指南对该申请涉及的法律问题没有明确规定,从而难以确定是否对该申请授予专利权的情况。
15.2.3 案卷要求
(1) 通知书的数量
审查员发出的各种通知书均应一式两份,其中一份审查员签章后发出,另一份存入案卷。
(2) 案卷中文件的装订
第一装订条中装订申请人在申请日提交的各种文件一份,其顺序是:实用新型专利请求书、说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图、优先权证明文件、审查参考资料、专利代理委托书、费用减缓请求书、非职务发明证明及其他证明材料、受理通知书。
第二装订条中装订申请受理后专利局所发通知书的副本和申请人提交的文件,其顺序是:申请人主动补正的文件、专利局发出的通知书、申请人答复的文件。如果专利局多次发出通知书,且申请人多次提交答复文件,应按时间先后顺序装订;每个通信往复的文件顺序是:专利局的通知书、审查员替换出公报袋中的文件、申请人的答复文件、申请人提交的替换页。
公报袋中装有一份完整的公报文件,顺序是:说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图。
当审查过程中审查员处理著录项目变更手续后,应将著录项目变更通知单中的一份装订于第一装订条中实用新型专利请求书的前面。
(3) 文件处理
在实用新型专利申请的审查中,审查员应当根据请求书文件清单核对案卷中文件项目和数量,根据收款收据或记录核对相关费用,针对第一装订条中的文件进行格式审查,针对公报袋中文件进行明显实质性缺陷审查。
第一装订条中文件作为原始申请文件,审查员不得增删涂改,凡有缺陷均须申请人补正。公报袋中文件,审查员可以修改说明书摘要及摘要附图中的某些附图标记,但在发出授权决定通知书时,应当保证公报袋内的权利要求书、说明书及其附图清楚、完整、符合公报要求,不得保留任何审查员作出的供审查用的参考标记。
审查员应当在案卷封面加盖个人名章,在每一项程序结束时盖相应程序章。发出授权决定通知书时,核对公报袋内文件,填写公报袋目录栏,并盖审查员名章。
审查员应当在信封上写明邮政编码、收信人地址、收信人姓名、申请号、部别及通知书代号。在通知书中写明申请号、实用新型名称、全体申请人姓名或名称,且不得采用省略的简写方式。在审查的每个程序中,通知书仅寄出一份。
申请人已委托专利代理的,该通知的收信人为专利代理机构的受委托代理人;申请人未委托专利代理但指定联系人的,收信人为联系人;若未指定联系人,则为申请人;若申请人为多人且指定代表人的,则为代表人;未指定代表人的,则为第一申请人。
15.2.4 通知书和驳回决定的撰写
在专利审查过程中,审查员以书面通知书通知申请人办理有关事宜。在撰写各种审查通知书时,应当以第三者身份角度撰写,即“申请人认为该申请……”或“审查员认为该申请……”,不应当以审查员自身角度撰写,如“我认为……”。通知书中的内容均应与专利申请相关,不得写入与专利申请无关的内容,尤其不得写入任何损害申请人名誉、人格的语句。作为法律文书,通知书应当措词严谨、概念清楚、言而有据,切忌繁琐。
专利申请的最终决定通知书(一般包括授予实用新型专利权通知书、驳回决定、视为撤回通知书、主动撤回)应通知该申请的全部申请人。
实用新型专利审查所使用的通知书包括:授予实用新型专利权及办理登记手续通知书、驳回决定、视为撤回通知书、审查意见通知书、补正通知书、审查通知书、会晤通知书、会晤记录、优先权审查通知书、通知书附页等。其中驳回决定、审查意见通知书需要审查员撰写理由,打印发出。
部分通知书的撰写要求如下。
(1) 补正通知书
补正通知书除著录项目外,其理由部分应包括如下内容:
(i) 指出通知书是针对申请人何时提交或寄出的何种文件;
(ii) 指出文件中存在的具体缺陷及其不符合
专利法、
专利法实施细则或者有关规定条款;
(iii) 明确具体地说明审查员的倾向性意见和可能的建议,使申请人能够理解审查员意图,以尽可能短的程序消除缺陷;
(iv) 提示申请人补正时的文件种类和数量要求;
(v) 指定补正期限;
(vi) 补正通知书可使用通知书附页通知申请人补正事项,随同补正通知书可附专利局印发的样页供申请人参考。
(2) 审查意见通知书
审查意见通知书除著录项目外,还应包括如下内容:
(i) 审查意见通知书所针对的申请人提交文件的名称和提交时间;
(ii) 明确具体地指出申请文件中存在的缺陷,令人信服地分析这些缺陷,并且指出其违反
专利法、
专利法实施细则或者有关规定的条款;
(iii) 说明审查员将依据
专利法、
专利法实施细则或者有关规定准备驳回专利申请的倾向性意见;
(iv) 指定申请人陈述意见的期限。
(3) 驳回决定
驳回决定包括专用表格和驳回决定正文两部分。
(i) 专用表格中填写著录项目、驳回决定所依据的
专利法、
专利法实施细则或者有关规定条款以及后续法律程序指导等内容。
(ii) 驳回决定正文包括案由、驳回的理由以及决定三个部分。
案由部分简述该申请审查过程,并对专利申请中需要驳回的事实进行认定,旨在说明审查员按照法定审查程序审查,程序无误。
驳回理由部分应当详细论述驳回决定所依据的事实、理由和法律依据。该申请存在多项需要驳回理由的,审查员可以提出全部、部分或者其中一项理由,但是所提出的理由应当是已经预先通知过申请人的,否则,应当先以审查意见通知书通知申请人,再执行驳回程序。当以非实质性理由驳回申请时,例如,经多次补正仍不能使专利申请符合格式要求的,可只指出最后一次补正文件仍然存在的缺陷,而不必对驳回理由作进一步分析,但给申请人补正的机会不得少于两次;以
专利法第
二十六条第三款或第四款、第
三十一条第一款、第
三十三条、
专利法实施细则第
二条第二款、第
十八条至第
二十三条为理由驳回专利申请的,应当对申请文件中的实质缺陷进行分析。
决定部分中应当明确指出该申请不符合
专利法、
专利法实施细则的哪一条款,并说明根据
专利法实施细则第
四十四条的规定作出本驳回决定。
(4) 会晤记录
会晤记录除著录项目外,其纪要部分应当记录审查员和申请人讨论的问题,双方各自意见,其结论部分应当写明审查员将依据
专利法、
专利法实施细则及有关规定的条款进一步处理的意见,经会晤双方签章并加盖审查业务章生效,生效的会晤记录相当于补正通知书或者审查意见通知书,因此,审查员应当在会晤记录中写明补正期限。
15.2.5 初步审查程序的要求
(1) 概述
根据
专利法实施细则第
四十四条第一款的规定,实用新型专利申请的初步审查包括两部分:
(i) 格式审查;
(ii) 明显实质性缺陷审查(即对
专利法实施细则第
四十四条第一款第(二)项中列举的内容所作出的审查)。
实用新型专利申请的格式审查适用本指南第一部分第一章第2节和第3节的相关规定,并参见本指南第五部分中有关内容。实用新型的明显实质性缺陷审查见本章第4-14节。本节仅规定实用新型专利申请初步审查中的主要程序要求。
(2) 授权
法40经过初步审查,实用新型专利申请符合格式审查和明显实质性缺陷审查要求,审查员应当作出授予实用新型专利权通知书。能够授权的实用新型专利申请包括不需要补正就符合初步审查要求的申请,以及经过补正符合初步审查要求的申请。该授权通知应当是针对全体申请人作出的。
(3) 补正和再次补正
实用新型专利申请如果不存在会导致驳回的实质性缺陷,但是存在其他不符合
专利法及
专利法实施细则规定、且在审查过程可被改正的缺陷的,审查员应当通知专利申请人补正。
补正可分为申请人主动补正和应审查员要求补正。
根据
专利法实施细则第
五十一条第二款的规定,实用新型专利申请人在自申请日起两个月内可以对其申请主动提出修改。通常自申请日起两个月以后,实用新型专利申请已进入审查阶段,申请人应当按照补正通知书要求进行修改,直至授权。在审查阶段,审查员收到申请人在申请日起两个月后提出的主动补正文件,可酌情考虑是否接受;例如有利于加快该件专利申请审查结案的修改文本可以接受。对于不接受的主动修改文本,应通知申请人该主动补正因超过
专利法实施细则第
五十一条第二款规定的期限而不予接受。无论是否接受,申请人主动补正的文件均应存入案卷,不退还申请人。
审查员以补正通知书要求申请人补正的事项包括格式问题,申请表格的种类、数量、使用、填写,相关的证明文件等,也包括属于明显实质性缺陷审查的问题,例如,说明书和权利要求书的撰写、单一性、补正超出原说明书和权利要求书记载的范围等问题。
当申请人应审查员的补正要求修改文件时,如果未能全部改正申请文件中的缺陷,审查员可以再次要求申请人补正,但是一般以不超过三次为宜,以避免使审查时间拖得过长。在第二次要求申请人补正时,审查员即可指出,如果再次补正仍不能使专利申请符合规定,将依据
专利法实施细则第
四十四条第二款驳回其申请。
申请人按照审查员要求补正时,应当在审查员指定期限内进行,超过期限未答复的,审查员应当发出视为撤回通知书。
申请人在补正时,以补正书和相关补正文件进行,相关补正文件中除涉及到说明书及其附图、权利要求书、摘要需要一式两份外,其他文件均补正一份。申请人随补正文件提交的信函可视为补正书。
根据
专利法第
三十三条的规定,申请人在补正时,其内容不得超出申请日提交的说明书和权利要求书记载的范围。因此,审查员在审查补正的说明书及其附图、权利要求书时,应当对照申请日提交的文件。
(4) 审查意见通知与驳回
实用新型专利申请在初步审查中,如果审查员认为专利申请不具备
专利法第
二十六条规定的文件和其他必要的文件,或者属于
专利法实施细则第
四十四条第一款第(二)项的,应当将审查意见通知申请人,申请人陈述意见或补正后仍未克服通知书中所指出的缺陷,应当驳回该申请。
驳回理由可以是下列情况中一项或者两项:
(i) 申请文件和其他必要文件的格式缺陷经多次补正仍然不符合要求,或者申请人无正当理由拒绝补正。
(ii) 申请文件存在明显实质性缺陷。
审查意见通知是作出驳回决定前必经步骤,对于准备驳回的申请,应当发出审查意见通知书,将准备驳回的理由预先通知申请人,并且要求申请人陈述意见。审查员准备驳回的理由属于前述第(i)项的,申请人可以在陈述意见的同时,附经过修改的文件替换页,如果文件符合要求,审查员可以授权;经多次补正仍然不符合要求的,审查员应当驳回申请。审查员准备驳回理由属于前述第(ii)项的,如果申请人陈述意见成立,审查员应当在专利申请格式符合要求前提下予以授权;如果申请人陈述意见不成立,或者未针对准备驳回的理由陈述意见,或者仅表示不同意驳回而未充分说明理由,审查员应当作出驳回决定。申请人超过审查员指定期限未陈述意见或补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
(5) 主动撤回
申请人可以在审查程序中随时要求撤回其实用新型专利申请。如果是多个申请人共同申请的,主动撤回应当由全体申请人共同提出,并在撤回专利申请声明上签章。主动撤回专利申请是申请人的权利,提出时可以不说明撤回理由。根据在法律程序中不得反悔原则,撤回专利申请声明一经生效,申请人不得要求撤回该声明。
审查员对撤回专利申请声明仅作格式审查。声明不符合要求的,应当要求申请人补正;符合要求的,该声明即生效。主动撤回声明生效后,该申请即告结案,此后申请人就该申请提交的任何文件均不受理。
(6) 延期请求、视为撤回与恢复
在实用新型专利申请审查程序中,若申请人在指定期限内因正当理由作出答复有困难时,可以提出延期答复的请求。若申请人在指定期限内既未作出答复,又未提出延长期限请求,则该申请被视为撤回。对于申请人因正当理由或者
不可抗拒事由耽误期限而导致被视为撤回的专利申请,可以在收到专利局通知之日起两个月内,或者自障碍消除之日起两个月内、但最迟自期限届满日起两年内,向专利局提出恢复权利的请求。有关延期请求、视为撤回和恢复请求的处理参见本指南第五部分第七章第4节、第5节和第6节的规定。当实用新型专利申请在被视为撤回后又恢复权利的,应当从该申请被视为撤回时所处程序位置继续审查。
16.前置审查与复审后的继续审查
按照
专利法实施细则第
六十一条的规定,审查员应当对专利复审委员会转送的复审请求书进行前置审查,在收到转送的案卷之日起一个月内作出前置审查意见书。前置审查的要求见本指南第四部分第二章第5节的规定。
专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定后,审查员应对该专利申请进行继续审查。在继续审查过程中,审查员不得以同一事实和理由再次作出与该复审决定相悖的驳回决定。
第三章 外观设计专利申请的初步审查
1.引言
根据
专利法第
三条和第
四十条的规定,专利局受理和审查外观设计专利申请,经初步审查没有发现驳回理由的,作出授予外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。因此,外观设计专利申请的初步审查是受理外观设计专利申请之后、授予专利权之前的一个重要程序。
外观设计专利申请的初步审查范围是:
(1) 专利申请是否具备
专利法第
二十七条规定的申请文件,这些文件是否符合
专利法及其实施细则的有关规定,尤其是外观设计图或照片是否符合要求;
(2) 专利申请是否明显属于
专利法第
五条的规定,或者不符合
专利法第
十八条、第
十九条第一款的规定,或者明显不符合
专利法第
三十一条第二款、第
三十三条或
专利法实施细则第
二条第三款、第
十三条第一款、第
四十三条第一款的规定,或者依照
专利法第
九条规定不能取得专利权;
(3) 与专利申请有关的其他文件是否符合
专利法及其实施细则的有关规定。
2.申请文件的审查
根据
专利法第
二十七条的规定,申请外观设计专利的,应当提交请求书以及该外观设计的图片或者照片等文件,并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别。
2.1 请求书
申请人应当使用专利局现行规定格式的请求书。
2.1.1 使用外观设计的产品名称
使用外观设计的产品名称应当在请求书中写明。该名称应当简短、准确地表明请求给予保护的产品。该名称以1—7个字为宜,不得超过15个字。
产品名称应符合下述要求。
(1) 产品名称一般应当符合国际外观设计分类表中的名称。
(2) 产品名称应当与设计的内容相符合。
(3) 下述名称应当避免使用:
(i) 含有人名、地名、公司名称、商标、代号、型号或以历史时代命名的产品名称;
(ii) 概括、抽象的名称,如“文具”、“炊具”、“乐器”、“建筑物品”等;
(iii) 附有构造、功能或作用效果的名称,如“节油发动机”、“人体增高鞋垫”等;
(iv) 附有产品规格、数量单位的名称,如“21英寸彩色电视机 ”、“一副手套”、“一副筷子”等;
(v) 以产品的造型或色彩命名的名称,如“红色外衣”、“棱形尺” 等;
(vi) 省略写法的名称,如“棋盘”不能写成“棋”,“玩具汽车”不能写成“汽车”等;
(vii) 以外国文字命名的名称;
(viii)附有外观设计内容的名称,如把“书包”写成“带有熊猫图案的书包”、或者写成某种动物或某种植物图案的名称。
2.1.2 类别
申请人应当在外观设计专利请求书相应栏目内写明产品所属类别,即该产品在国际外观设计分类表中的类别。申请人不明确该产品所属类别的,可以写明技术领域或使用场所。
2.1.3 设计人
适用本部分第一章第2.1.2节有关发明人的规定。
2.1.4 申请人
适用本部分第一章第2.1.3节的规定。
2.1.5 专利代理机构、专利代理人
适用本部分第一章第2.1.4节的规定。
2.2 图片或照片
根据
专利法实施细则第
二十七条第三款的规定,申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图(图片或者照片),清楚地显示请求保护的对象。其中的“有关视图(图片或者照片)”,就立体外观设计产品而言,产品设计要点涉及六个面的,应当提交六面正投影视图;产品设计要点仅涉及一个或几个面的,可以仅提交所涉及面的正投影视图和立体图;就平面外观设计产品而言,产品设计要点涉及一个面的,可以仅提交该面正投影视图;产品设计要点涉及两个面的,应当提交两面正投影视图。
六面正投影视图的名称,是指主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图。各视图的名称应当标注在相应视图的下方。
2.2.1 尺寸
根据
专利法实施细则第
二十七条第一款的规定,提交的图片或照片中图形的尺寸不得小于3厘米×8厘米(细长物品除外),并不得大于15厘米 ×22厘米,并应当保证图形缩小到三分之二时产品外观轮廓的各个细节仍能清晰可辨。
2.2.2 绘制的图
细则120.1
绘图应当按照技术制图和机械制图国家标准绘制,并使用制图工具和黑色墨水,不得使用铅笔、蜡笔、圆珠笔绘制,也不得使用蓝图、草图、油印件。
2.2.3 照片
照片的拍摄应按照正投影规则制作,轮廓应当清晰,应当避免强光、阴影、衬托物。
2.2.4 色彩
请求保护的外观设计包含色彩的,应当提交彩色图片或照片一式两份。彩色图片应采当用着色牢固、不易褪色的颜料绘制。
2.2.5 补正通知
对于从请求书记载事项和图片、照片中不能正确判断其内容的外观设计专利申请,应当通知申请人补正。可以补正的缺陷主要是指下列各项:
(1) 产品使用的方法、状态、目的等不明确的设计,如示意图、城市规划草图等。
(2) 视图投影关系有错误,如视图方向颠倒或者外观设计图片或照片表格使用方向颠倒等。
(3) 外观设计图片或照片不清晰、图形尺寸过小,不能正确地表达外观设计的内容;或者虽然图形清晰,但因反光、阴影、衬托物等部分的存在而不能正确地表达外观设计的内容。
(4) 外观设计产品所属专业的普通技术人员对该外观设计产品的图案、材料和尺寸不能理解的内容(如一种防伪标记,属于隐形图案,应当提交显现图案的设计图)。
(5) 外观设计有几种不同变化状态,但图面上只显现一种状态(如一种折叠棋箱,打开状态是棋桌、棋盘,折叠状态是棋箱,应当提交不同变化状态的相应视图)。
(6) 外观设计图片或照片中包含有应涂覆的、不能作为要求保护的外观设计具体内容的图形、文字,如人物肖像、商标、标志、名著、著名建筑物等,或者包含有应删除的线条,如视图中的阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线等。
(7) 立体产品的图面有下述情况的:
(i) 各视图比例不一致;
(ii) 没有按正投影制图法绘图,或者没有按正投影规则拍摄照片;
(iii) 产品设计要点涉及六个面,而六面正投影视图不足,但下述情况除外:
后视图和主视图相同或对称时可省略后视图;
左视图和右视图相同或对称时可省略左视图(或右视图);
俯视图和仰视图相同或对称时可省略俯视图(或仰视图);
大型或位置固定的机械设备和底面不经常看到的物品可以省略仰视图。
(8) 表示平面产品的图面有下述情况的:
(i) 各视图比例不一致;
(ii) 产品设计要点涉及两个面,而两面视图不足(但允许后视图和主视图相
或对称时省略后视图,后视图无图案时可省略后视图)。
(9) 细长物品如量尺、型材等,绘图时省略了中间一段长度,但没有用两条平行的双点划线或自然断裂线断开的画法。
(10) 六面视图或两面视图不能充分表达外观设计而又缺少充分表达该外观设计所必要的展开图、剖视图、放大图、立体图等图面。
(11) 剖视图的剖面及剖切处的表示有下述情况的:
(i) 缺少剖视图的剖面线或剖视图的剖面线不完全;
(ii) 表示剖切位置的点划线、符号及方向不全或缺少上述内容(但可不给出表示从中心位置处剖切的标记)。
(12) 有局部放大图,但在有关图上没有标出放大部位的。
(13) 两件以上物品的组合件产品(能够分离的物品的组合件,如组合柜)除交组合状态相应视图外,必要时还要提交各自单独的视图,但是提交的视图不足或不符合该要求。
(14) 透明物品的外观设计有下述情况的:
(i) 外层无色无图案,内层有图案,没有按透明可见部分的实际图案绘制,如鼻烟壶等;
(ii) 外层与内层有两种以上形状、图案和色彩时,没有分别表示出来。
2.3 简要说明
简要说明用来对外观设计产品的设计要点、省略视图以及请求保护色彩等情况进行扼要的描述。因此,仅限下述情况可在简要说明中写明:
(1) 外观设计产品的前后、左右或者上下相同或对称的情况,注明省略的视图;
(2) 产品的状态是变化的情况,如折叠伞、活动玩具等;
(3) 产品的透明部分;
(4) 平面产品中的单元图案两方连续或四方连续等而无限定边界的情况,如花布、壁纸等;
(5) 采用省略画法的细长物品的长度;
(6) 用特殊材料制成的产品;
(7) 请求保护的外观设计包含有色彩;
(8) 新开发的产品的使用方法、用途或者功能;
(9) 设计要点。
简要说明不得使用商业性宣传用语,也不能用来说明产品的性能和结构。
2.4 外观设计专利分类
专利局按已公布的国际外观设计分类表对外观设计专利申请进行分类,给出合适的分类号。分类应当以记载在图片或者照片中的产品为依据并参考记载在请求书中的“使用该外观设计的产品名称”及“所属类别、技术领域或
使用场所”作出。
2.4.1 申请文件的核查
分类前,分类审查员应当核对下述各项内容:
(1) 受理通知书是否存入案卷;
(2) 请求书中是否标注了申请号及申请日;
(3) 请求书中是否记载了产品所属类别;
(4) 外观设计图片或照片所表示的产品与请求书记载的产品名称是否相一致。
审查中发现受理通知书没有存入案卷或者请求书中没有标注申请号或申请日的应将案卷退回受理处处理。
请求书中没有记载产品所属类别的或者外观设计图片或照片所表示的产品与请求书记载的产品名称不一致的,分类审查员应当发出相应当的补正通知书或者审查意见通知书。
2.4.2 分类号的确定
符合上述各项规定的,分类审查员应当按照国际外观设计分类表进行分类,对申请外观设计专利的产品给出准确的大类、小类及产品序列号,记载在案卷封面相应的栏目内,并通过计算机进行数据采集。完成上述工作后,将案卷送交流程管理处。
2.4.3 特殊产品的分类审查
(1) 一些在简要说明中未写明其使用方法、用途或功能的新开发的产品,或者对一些使用方法、用途或功能不明确的产品无法进行分类的,分类审查员应当发出补正通知书或审查意见通知书,要求申请人对该产品的使用方法、用途或功能作出说明。必要时,申请人还应当提供使用状态参考图。经补正、意见陈述后,分类审查员应当按照本章2.4.2节的规定重新进行分类。
(2) 一件申请包含两项以上设计的,可以先根据请求书中记载的产品名称给出一个分类号,需要分案的补正通知书由下一个程序发出。
(3) 对于一些具有两种以上功能的产品,可以给出两个分类号,以第一个分类号为主分类号。
3.其他相关文件的审查
3.1 委托专利代理机构和指定代表人
适用本部分第一章第3.1节的规定。
3.2 要求优先权
申请人要求享有优先权应当符合
专利法第
二十九条、第
三十条、
专利法实施细则第
三十二条、第
三十三条第一款,以及巴黎公约的有关规定。
根据
专利法第
二十九条的规定,外观设计专利申请的优先权要求仅限于外国优先权,即申请人自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出外观设计专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。
3.2.1 在先申请和要求优先权的后一申请
申请人向专利局提出一件外观设计专利申请、并要求外国优先权时,审查员应当审查作为要求优先权基础的在先申请是否是在巴黎公约成员国内提出的,或者是对该成员国有效的地区申请或者国际申请;对于来自非巴黎公约成员国的要求优先权的申请,应当审查该国是否是承认我国优先权的国家。还应当审查要求优先权的申请人是否有权享受巴黎公约给予的权利,即申请人是否是巴黎公约成员国的国民或者居民;或者申请人是否是承认我国优先权的国家的国民或居民。当上述两项审查内容给出否定的结论时,应当作出视为未要求优先权的通知。
应当审查要求优先权的后一申请是否是在在先申请的申请日起六个月内提出的。不符合规定的,视为未要求优先权。在先申请有两项以上的,其期限从最早的在先申请的申请日起算。从最早的在先申请的申请日起算的期限超过六个月的,应当作出视为未要求那项超出优先权期限的在先申请的优先权的通知。
初步审查中,对于在先申请是否是巴黎公约定义的第一次申请不予审查。
3.2.2 要求优先权声明
适用本部分第一章第3.2.1.2节的规定。
3.2.3 在先申请文件副本
对在先申请文件副本的审查,除按本部分第一章第3.2.1.3节所述内容进行外,还应当核对要求优先权的后一申请与在先申请是否具有相同的设计主题。
当在后申请文件与在先申请文件的图片或照片不完全一致,但由它们的图片或照片可知,两者请求保护的是同一产品的同一项相同的外观设计,此时可认定在后申请与在先申请的设计主题相同,可以享有优先权日。例如,在先申请提供了一件产品的主视图、后视图、左视图和立体图,在后申请提供了该件产品的主视图、后视图、左视图、右视图和俯视图,且在简要说明中写明底面不经常看到省略仰视图,只要在后申请文件中的主视图、后视图和左视图与在先申请文件相同,而其右视图和俯视图已清楚地记载在在先申请文件的立体图中,则可认定两者设计主题相同,在后申请可以享有在先申请的优先权。
在后申请是一件两项以上外观设计的合案申请的,其中一项外观设计与另一件在先申请的外观设计的设计主题相同,则在后申请中这一项外观设计可以享有此在先申请的优先权。
在后申请文件中记载的一项外观设计为多个在先申请外观设计的组合的,则认定在后申请外观设计的设计主题与多个在先申请外观设计的设计主题均不相同,因而该在后申请不能享有多项优先权。
3.2.4 后一申请的申请人
适用本部分第一章第3.2.1.4节的规定。
3.2.5 优先权要求费
适用本部分第一章第3.2.1.6节的规定。
3.2.6 优先权要求的撤回
适用本部分第一章第3.2.1.5节的规定。
3.3 不丧失新颖性的公开
3.3.1 适用范围
适用本部分第一章第3.3.1节的规定。
3.3.2 证明材料
适用本部分第一章第3.3.2节的规定。
3.4 撤回专利申请声明
适用本部分第一章第3.6节的规定。
3.5 著录项目变更
适用本部分第一章第3.7节的规定。
4.依据专利法实施细则第
四十四条第一款第(三)项规定的审查
4.1 依据
专利法第
五条规定的审查
根据
专利法第
五条的规定,对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
依照本指南第二部分第一章第2节的规定,对申请专利的外观设计是否明显违反国家法律,是否明显违反社会公德,是否明显妨害公共利益三个方面进行审查。审查员认为专利申请的全部内容或者部分内容属于上述三个方面之一的,应当作出审查意见通知书,说明理由,通知申请人在指定期限内陈述意见(涉及全部内容的)或者删除相应部分(涉及部分内容的),申请人陈述的理由不足以说明该申请不属于
专利法第
五条范围或者无正当理由而又拒绝删除相应部分的,应当作出驳回决定。
违反国家法律,是指外观设计违反了由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律。
例如,专利申请以国旗、国徽作为图案内容的外观设计违反了我国国旗法、
国徽法,因而不能授予专利权。
妨害公共利益,是指外观设计的实施使用会给公众或社会造成危害,或者会使国家和社会的正常秩序受到影响。
例如,专利申请的文字或者图案涉及国家重大政治事件或宗教信仰以致妨害公共利益的、或者伤害人民感情或民族感情的、或者宣扬封建迷信的,该专利申请不能被授予专利权。又如,纪念香港、澳门回归的纪念币等不能被授予专利权。
4.2 依据
专利法第
三十一条第二款规定的审查
根据
专利法第
三十一条第二款的规定,一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。
对于明显不符合
专利法第
三十一条第二款规定的外观设
计专利申请,审查员应当依据
专利法实施细则第
四十二条第
二款规定通知申请人在指定的期限内对其申请进行修改,使其符合上述规定。申请人期满未答复的,作出视为撤回该专利申请的通知书,通知申请人;申请人无正当理由而又拒绝对其申请进行修改的,应当作出驳回决定,通知申请人。
4.2.1 成套产品的外观设计
4.2.1.1 同一类别
根据
专利法第
三十一条第二款及其实施细则第
三十六条第一款的规定,两项以上(含两项,下同)外观设计可合案申请的条件之一是该两项以上外观设计的产品属于同一类别,即该两项以上外观设计的产品属于国际外观设计分类表中同一小类。
例如,餐用盘、碟、杯、碗,烹调用的锅、盆,餐刀、餐叉,都属于07类(其他类未列入的家用品),但餐用盘、碟、杯、碗属于07-01小类,锅、盆属于07-02小类,餐刀、餐叉属于07-03小类,因此锅、碗、餐刀不属于同一小类,不能合案申请。碗、碟属于同一小类产品,可以合案申请。需要说明的是,属于同一小类的产品并非是合案申请的充足条件,其还应当满足
专利法第
三十一条第二款有关成套出售或使用的要求。
4.2.1.2 成套出售或者使用
根据
专利法第
三十一条第二款及其实施细则第
三十六条第一款的规定,两项以上外观设计可以合案申请不仅要求该两项以上外观设计的产品属于同一类别,还要求它们是成套出售或者使用,即各产品的设计构思相同,并且习惯上是同时出售、同时使用。
两件以上(含两件,下同)同一类别的产品在满足一定条件的情况下可以作为一件申请提出,通常将它们称为成套产品。这种成套产品应当是习惯上成套出售、同时成套使用的两件以上的产品,而且它们的设计构思和设计风格应当保持一致。
(1) 成套产品的概念
成套产品是由两件以上各自独立的产品组成,其中每一件产品有独立的特性和使用价值,而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用的价值,例如由咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶和糖罐组成的咖啡器具。对于一些由数件物品组合为一体的产品,其中每一件单独的构成部分没有独立的使用价值,组合成一体时才能使用,例如扑克牌、积木、插接组件玩具等,这些物品应当视为一件产品,只能作为一件申请提出,但不属于成套产品范围之内。
(2) 同时出售
同时出售的含义应限定为习惯上同时出售的产品,也就是通常在市场上成套出售的产品,例如由床罩、床单和枕套等组成的五件套床上用品。为促销而随意搭配的产品,如书包和铅笔盒,虽然在销售书包时赠送铅笔盒,但是这不应认为是同时出售,不能作为成套产品提出申请。
(3) 同时使用
同时使用,是指使用其中一件产品时,会产生使用联想,从而想到另一件或另几件产品的存在,而不是指在同一时刻同时使用这几件产品。也就是说,这些产品如咖啡器具中的咖啡杯、糖罐、牛奶壶等,在使用过程中是互相关联的,所以符合同时使用的原则。
(4) 各产品的设计构思相同
设计构思相同,是指成套产品中各产品的设计风格是统一的,即对成套产品中各产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的设计是统一的。
形状的统一,是指各个构成产品都以同一种特殊的造型为特征,或者各构成产品之间以特殊的造型构成组合关系,即认为符合形状统一。
图案的统一,是指成套产品中各产品上图案设计的题材、构图、表现形式、色彩等方面必须是统一的。若其中有一方面不同,则认为图案不统一,如咖啡壶上的设计以兰花图案为设计题材,而咖啡杯上的设计图案为熊猫,由于图案所选设计题材不同,则认为图案不统一,不符合统一和谐的原则,因此不能作为成套外观设计申请。
对于色彩的统一,不能单独考虑,必须与成套产品中各产品的形状、图案综合考虑。当各产品的形状、图案符合统一协调的原则时,如果产品的色彩相同则可作为成套产品合案申请;如果各产品的色彩变换较大,破坏了整体的和谐,不能作为成套产品合成一件申请提出。
符合上述规定的两项以上外观设计可以作为一件申请提出,此时应当将各项外观设计顺序编号,标注在每件使用外观设计产品的视图名称之前。
4.2.1.3 成套产品中的各构成产品必须分别具备授权条件
需要注意的是,成套产品外观设计专利申请除了应当满足上述一般条件以外,构成成套产品的每一件产品都必须具备授权条件;其中一件产品不具备授权条件的,该成套产品也就不具备授权条件。
4.2.2 分案申请的审查
4.2.2.1 分案申请的法律依据
细则54.1
根据
专利法实施细则第
四十二条第一款的规定,一件外观设计专利申请包括两项以上外观设计的,申请人可以在收到授予该外观设计专利权通知之日起办理登记手续的两个月期限届满之前,向专利局提出分案申请;专利申请被驳回并已生效、或者被撤回或视为撤回且未恢复的,不能提出分案申请。
根据
专利法实施细则第
四十二条第二款的规定,专利局认为一件外观设计专利申请不符合
专利法第
三十一条第二款及其实施细则第
三十六条规定的,应当通知申请人在指定期限内对申请文件进行修改,申请人在克服该申请缺乏单一性缺陷的同时,可以将删去的内容向专利局提出分案申请。
4.2.2.2 分案申请的条件
分案申请,是指原外观设计专利申请文件中包含两项以上外观设计,申请人将其中一项外观设计从原申请中分出,作为另一件新的外观设计专利申请提出,该被分出的新的外观设计专利申请为分案申请,可享有原申请日。
对于新分出的申请,应当核实其是否符合下述分案申请的条件:
(1) 分案申请递交日应在原专利申请收到授予专利权通知之日起两个月办理登记手续的期限届满之前,且原专利申请尚未被驳回(或虽被驳回但尚未生效)、未主动撤回和未被视为撤回;
(2) 分案申请的申请人必须和原申请人一致;不一致的,应当附有合法的权利转移证明材料;设计人应当是原申请的设计人或者是其中的部分成员;
(3) 提交分案申请时,应当提交原申请文本的副本;要求优先权的,还应当提交原申请的优先权文件副本;
(4) 原外观设计专利申请中包含两项以上外观设计的,分案申请应当是原专利申请中的一项或几项外观设计,分出的一项或几项外观设计不得保留在原申请中;
(5) 申请人应当在原申请中至少保留一项外观设计,将其余的作为分案申请提出;
(6) 原专利申请为产品整体外观设计的,不允许将其中的一部分作为分案申请提出,例如一件外观设计专利申请请求保护的是摩托车的外观设计,摩托车的零部件不能作为分案申请提出。
分案申请不符合上述第(1)项条件的,应当作出分案申请视为未提出通知书;不符合上述第(2)项和第 (3)项条件的,应当通知申请人在指定期限内补正,期满未补正的,作出分案申请被视为撤回的通知;不符合第 (4)项和第(5)项条件的,应当发出审查意见通知书,通知申请人修改;期满未答复和修改的,作出分案申请被视为撤回的通知,申请人无充足理由而又坚持不作修改的,对该分案申请作出驳回决定;不符合第(6)项条件的,应当发出审查意见通知书;期满未答复的,作出分案申请被视为撤回的通知,申请人无充足理由而又坚持作为分案申请提出的,则对该分案申请作出驳回决定。
4.3 依据
专利法第
三十三条规定的审查
根据
专利法第
三十三条的规定,申请人对其外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
外观设计专利申请的申请人可以自申请日起两个月内对外观设计专利申请文件主动提出修改。此外,申请人在收到专利局的审查意见通知书或补正通知书后,应当按照通知书的要求对专利申请文件进行修改。
4.3.1 申请人主动修改
对于申请人的主动修改,应当首先核对提出修改的日期是否在申请日起的两个月内。对于超过两个月的修改,除了修改是克服原申请文件存在的缺陷外,审查员应当依据
专利法实施细则第
五十一条第二款的规定作出视为未提出的通知书。对于在两个月内提出的主动修改,应当审查修改是否超出原图片或者照片表示的范围。修改超出原图片或者照片表示的范围的,应当通知申请人该修改不符合
专利法第
三十三条的规定,申请人作出答复后,专利申请文件的修改仍然超范围的,应当依据
专利法第
三十三条和
专利法实施细则第
四十四条规定予以驳回。
4.3.2 按照通知书要求修改
申请人按照通知书要求修改申请文件而又超出了原图片或者照片表示的范围的,应当通知申请人该修改不符合
专利法第
三十三条的规定。申请人答复后,专利申请文件的修改仍然超范围的,应当依据
专利法第
三十三条和
专利法实施细则第
四十四条的规定予以驳回。
4.3.3 审查员依职权修改的内容
在初步审查过程中,审查员可以对本章第2.1节、第2.2节和第2.3节规定的申请文件中出现的明显错误依职权进行修改,并通知申请人。依职权修改的内容主要指以下几个方面:
(1) 明显的产品名称错误;
(2) 明显的视图名称错误;
(3) 明显的视图方向错误;
(4) “外观设计图或照片”表格使用方向错误;
(5) 外观设计的图片或者照片中包含有应涂覆的、不能作为要求保护的外观设计具体内容的图形、文字,如人物肖像、商标、标志、名著、著名建筑物,或者包含有应删除的线条,如阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线;
(6) 简要说明中有明显对外观设计的图片或者照片以外内容的描述,如关于产品结构的描述。
4.4 依据
专利法实施细则第
二条第三款规定的审查
根据
专利法实施细则第
二条第三款的规定,
专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
4.4.1 产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合外观设计的载体必须是产品。产品,是指任何用工业方法生产出来的物品。不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体。
构成外观设计的是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合。通常,产品的色彩不能独立构成外观设计,除非产品色彩变化的本身已形成一种图案。可以构成外观设计的组合有:产品的形状;产品的图案;产品的形状和图案;产品的形状和色彩;产品的图案和色彩;产品的形状、图案和色彩。
形状,是指对产品造型的设计,也就是指产品外部的点、线、面的移动、变化、组合而呈现的外表轮廓,即对产品的结构、外形等同时进行设计、制造的结果。