5.1.1 委托
在中国内地没有经常居所或者营业所的外国申请人,其国际申请在进入国家阶段时,应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构办理有关事务。如果申请人没有委托或者没有委托指定的专利代理机构,审查员应当参照本指南第一部分第一章第6.1.1节中的有关规定处理。
国际申请提出时在中国内地有经常居所或者营业所的申请人,其国际申请在进入国家阶段时,可以不委托专利代理机构。
5.1.2 委 托 书
国际申请进入国家阶段时,提交的委托书除应当符合本指南第一部分第一章第6.1.2节的规定外,在委托权限一项还应当含有在指定国或选定国办理有关事务的字句。委托书应当写明国际申请号、申请人(即委托人)的原文姓名或名称以及中文译名。申请人的原文姓名或名称,除有变更的情况外,应当与国际公布文本扉页的记载使用相同的语言并且内容完全一致;国际阶段作过变更的,应当与“记录变更通知书” (PCT/IB/306表)上记载的变更后的内容完全一致。译名应当与“进入国家阶段的书面声明”(PCT/CN501表)中的记载完全一致。
在进入国家阶段的同时办理变更申请人手续的,可以只提交变更后申请人签署的委托书。
国际申请在进入国家阶段时没有提交委托书,或者提交的委托书存在缺陷的,审查员应当发出“改正形式缺陷通知书”(PCT/CN504表),通知申请人补正,期限届满时仍未补正的,申请将被视为撤回。
5.2 要求优先权
5.2.1 要求优先权声明
专利法实施细则第
一百零七条第一款规定:申请人在国际阶段要求了一项或者多项优先权,而且在进入国家阶段时该优先权要求继续有效的,应当视为已经按照
专利法第
三十条的规定提出了书面声明。
申请人应当在进入声明中准确地写明其在先申请的申请日、申请号及受理国的名称或政府间组织的名称。除下段所述情况外,写明的内容应当与国际公布文本扉页中的记载一致。审查员发现不一致时,以国际公布文本为依据,依职权改正进入声明中的不符之处,并且及时通知申请人。
国际局向作为指定局或选定局的专利局传送的“撤回优先权要求通知书”(PCT/IB/317表)或 “优先权要求被认为未提出通知书”(PCT/IB/318表)中所涉及的优先权要求应认为已经失去效力,不再填写在进入声明中。对于上述通知提及的优先权事项仍写在进入声明中的,审查员应当依职权删除,并且通知申请人。
在国际阶段受理局对于优先权要求的有效性,即作为优先权基础的在先申请是否在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员中提出、申请人是否为巴黎公约成员国的国民或居民、在先申请的申请日是否在国际申请日前十二个月之内等已经作出审查,并且对不符合上述条件的优先权要求宣布视为未提出的,作为指定局或选定局的专利局不再提出疑问。
申请人在国际阶段没有提供在先申请申请号的,应当在进入声明中写明,进入时仍未写明的,该项优先权要求视为未提出。
根据
专利法实施细则第
一百零七条第二款的规定,在国际阶段提出的优先权书面声明中某一事项有书写错误,可以在办理进入手续时提出改正请求,并且缴纳改正优先权要求请求费。改正请求应以书面形式提出,并在进入声明中写明改正后的优先权事项。在提出改正请求的同时应当附上在先申请的副本作为改正的依据。申请人按照本章第7.1.2节的规定使用传真方式传送在先申请副本的,应当在规定的期限内提交原件。审查员应当将在先申请副本与优先权声明的事项进行核对,确认优先权要求中的错误是由于书写中的疏忽造成的,可以允许申请人改正。在进入国家阶段之后提出的改正请求不予考虑。
进入国家阶段不允许提出新的优先权要求。
5.2.2 优先权文件的提供
根据
专利合作条约实施细则第
17条的规定,如果申请人已向受理局提交了优先权文件或者向受理局提出制作优先权文件的要求,作为指定局的专利局不得要求申请人本人提供优先权文件副本。该优先权文件的副本应当由专利局请求国际局提供。专利局的审查员应当检查国际申请的国际公布文本中的国际检索报告,在相关文件一栏中标明“PX”、“PY”类文献的,审查员应当请求国际局传送该申请的优先权文件副本。国际检索单位审查员没有检索到,但是专利局负责实质审查的审查员在补充检索中检索到“PX”、“ PY”类文献的,也应当通过专利局PCT处向国际局提出上述请求。
国际局通知专利局,申请人在国际阶段没有按规定提交优先权文件的,审查员应当发出“改正优先权要求缺陷通知书”(PCT/CN506表),通知申请人在指定期限内补交;期满仍未提交的,相应的优先权要求被视为未提出。
5.2.3 优先权文件的审查
国际局提供了优先权文件副本或者申请人补交了优先权文件的,审查员应当对优先权文件进行审查。
5.2.3.1 与优先权声明不一致
审查员应当以优先权文件为依据,检查优先权声明中的各项内容,如果与优先权文件记载不一致,审查员应当发出“优先权视为未要求通知书”(PCT/CN510表)。
5.2.3.2 提供享有优先权的证明
审查员应当检查国际申请的申请人在申请日时是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。对于不是向专利局提出的在先申请,符合下列情况之一的,应当认为申请人有权要求优先权:
(1) 在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人。
(2) 在后申请的申请人是在先申请的申请人之一。
(3) 在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与,由于共同签署的协议或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。
对于(3)的情况,除申请人在国际阶段已经作出符合要求的享有优先权的声明以外,申请人应当提交相应的证明文件。证明文件应当由转让人签字或者盖章。
证明文件应当是原件,或者是经过公证的复印件。
经审查发现国际申请的申请人不符合上述(1)、(2)两种情况的,应当检查国际公布文本中是否记载有申请人作出的有权要求该在先申请优先权的声明,如果有该声明,并且审查员认为声明是真实可信的,不得再要求申请人提交证明文件。在没有声明或声明不符合要求的情况下,审查员应当发出“改正优先权要求缺陷通知书”(PCT/CN506表),要求申请人提供(3)所述情况的证明文件。期限届满仍未提供的,申请人无权享有优先权。
国际申请的申请人无权享有优先权的,审查员应当发出“优先权视为未要求通知书”(PCT/CN510表)。
5.2.4 优先权要求的恢复
国际申请在国际阶段发生过
专利合作条约实施细则第
26条之二.2的情形,由国际局或者受理局宣布过优先权要求视为未提出的,申请人在办理进入国家阶段手续的同时可以提出恢复优先权要求的请求,并且缴纳恢复费,同时应当附具在先申请的副本作为恢复的依据。其条件是被视为未提出的优先权要求的有关信息连同国际申请一起公布过。
进入国家阶段之后提出的恢复请求不予考虑。
5.2.5 在先申请是在中国提出
国际申请要求优先权的在先申请是在中国提出的国家申请或指定中国的国际申请,对于优先权的初步审查,除本章第5.2.3.2节外,与其他国际申请的审查完全相同。
在先申请是在中国提出的,要求优先权的在后申请的申请人与在先申请的申请人应当完全一致,或者由在先申请的全体申请人将优先权转让给在后申请的申请人。未满足上述条件的,视为未要求优先权。
在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入中国国家阶段,应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时,其要求优先权的在先申请的主题有
专利法实施细则第
三十三条第二款第(一)、(二)和(三)项所列情形之一的,审查员应当发出“优先权视为未要求通知书” (PCT/CN510表)。由于国际申请的特殊程序,审查员不按
专利法实施细则第
三十三条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理;同样,对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待实质审查时处理。
5.3 不丧失新颖性的公开
根据
专利法实施细则第
一百零五条第一款第(四)项的规定,国际申请涉及的发明创造有
专利法第
二十四条第(一)项或者第(二)项所述情形之一,并且在提出国际申请时作出过声明的,应当在进入声明中予以说明,并自办理进入手续之日起两个月内提交
专利法实施细则第
三十一条第二款规定的有关证明文件。
申请人在进入声明中指明在国际申请提出时要求过不丧失新颖性宽限期的,审查员应当核对国际公布文本扉页中是否有相应的记载。记载的内容应当包括所提及的不丧失新颖性的公开发生的日期、地点、公开类型以及展览会或会议的名称。审查员还应当核实声明中提及的展览会是否属于
专利法第
二十四条第(一)项规定的情形,所提及的学术会议或技术会议是否属于
专利法实施细则第
三十一条第一款规定的情形。申请人在进入声明中指明但是在国际公布文本中找不到相应记载的,以及提出要求的情形不符合
专利法及其实施细则有关规定的,均视为未要求不丧失新颖性宽限期,审查员应当及时通知申请人。在国际公布文本中有记载而在进入声明中没有指明的,申请人可以在进入国家阶段之日起两个月内补正。
由于国际申请的特殊程序,提交证明材料的期限是自办理进入手续之日起两个月。对于证明材料的要求参照本指南第一部分第一章第6.3节的规定。
5.4 生物材料样品保藏的说明和证明
5.4.1 进入声明中的指明
根据
专利法实施细则第
一百零六条第一款的规定,申请人按照
专利合作条约规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当在进入声明中予以指明。该指明应当包括指出记载保藏事项的文件种类,以及必要时指出有关内容在文件中的记载位置。
保藏事项是以非表格形式记载在说明书中的,应当在进入声明的规定栏目中,指明记载的内容在说明书译文中的页码和行数。审查员应当对译文的相应内容进行检查。保藏事项记载在“关于微生物保藏的说明” (PCT/RO/134表)中或其他单独的纸页中的,该表或该纸页应当包含在国际公布文本中。审查员经核对发现在进入声明中指明的译文的相应位置没有关于保藏事项的记载,或者在进入声明中指明的“关于微生物保藏的说明” (PCT/RO/134表)或其他另页说明并不包含在国际公布文本中的,应当发出“生物材料样品视为未保藏通知书” (PCT/CN513表),认为该生物材料样品的保藏说明没有作出。
申请人在国际阶段已经按照
专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出说明,但是没有在进入声明中予以指明或指明不准确的,可以在自办理进入手续之日起四个月内主动补正。期满未补正的,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出,审查员应当发出“生物材料样品视为未保藏通知书”(PCT/CN513表),通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
5.4.2 生物材料样品保藏说明
根据
专利法实施细则第
一百零六条的规定,申请人按照
专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当视为符合
专利法实施细则第
二十五条第(三)项的规定。
根据
专利合作条约实施细则的规定,对保藏的生物材料的说明应包括的事项有:保藏单位的名称和地址、保藏日期、保藏单位给予的保藏编号。只要该说明在国际局完成国际公布准备工作之前到达国际局,就应认为该说明已及时提交。因此,申请人在进入声明中所指明的生物材料样品的保藏说明作为说明书的一部分或者以单独的纸页包含在国际公布文本中,其内容包括上述规定事项,审查员应当认为是符合要求的说明。在国际阶段申请人没有作出生物材料样品保藏说明,而在进入声明中声称该申请涉及生物材料样品保藏的,审查员应当发出“生物材料样品视为未保藏通知书” (PCT/CN513表),通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
如果申请人在申请日时提交了生物材料样品的保藏证明,并且国际局将其作为国际申请的一部分包含在国际公布文本中,申请人请求对生物材料样品保藏说明中遗漏事项作出补充的,审查员可以以国际公布文本中的保藏证明为依据,同意其补充或改正。
审查员发现生物材料样品保藏说明与保藏证明中记载的保藏事项的内容不一致,并且可以确定不一致是由于保藏说明中的书写错误造成的,审查员应当发出“关于生物材料样品保藏的补正通知书” (PCT/CN527表),通知申请人在指定期限内改正,申请人应当提交改正后的说明书替换页。期满未改正,该生物材料样品视为未保藏。
生物材料样品保藏的说明是以“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)的形式或者以说明书以外的其他单独纸页形式提交的,作为国际申请的一部分,进入国家阶段时应当译成中文。没有译成中文的,审查员应当通知申请人补正。期满未补正,视为没有作出生物材料样品保藏说明,审查员应当发出“生物材料样品视为未保藏通知书” (PCT/CN513表),通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
5.4.3 生物材料样品保藏证明
由于国际申请的特殊程序,提交生物材料样品保藏证明和存活证明的期限是自办理进入手续之日起四个月。对保藏证明和存活证明内容的审查,适用本指南第一部分第一章第5.2.1节的规定。
5.5 进入国家阶段后对申请文件的修改
要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人自办理进入手续之日起一个月内可以提出对说明书、附图和权利要求书的修改。要求获得发明专利权的国际申请可以按照
专利法实施细则第
五十一条第一款的规定对申请文件提出主动修改。
当国际申请进入国家阶段时,申请人明确要求以按照
专利合作条约第
28条或第
41条作出的修改为审查基础的,可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件。
申请人提交修改文件时应当附有详细的修改说明。修改说明可以是修改前后内容的对照表,也可以是在原文件复制件上的修改标注。修改是在进入国家阶段时提出的,在修改说明上方应当注明“按照
专利合作条约第
28条(或第
41条)作出修改”的字样。
修改的内容应当以替换页的形式提交,替换页与被替换页的内容应当相互对应,与被替换页的前、后页内容相互连接。
申请人就同一部分内容提出多次修改的,后次修改说明及修改替换页应当在前次修改的基础上作出。
5.6 改正译文错误
根据
专利合作条约的规定,国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。因此,由国际局传送给指定局或选定局的国际申请是具有法律效力的文本。以该文本为依据发现进入国家阶段时提交的译文存在错误的,在满足
专利法实施细则第
一百一十条规定的条件下,允许改正译文中的错误。对于该条第一款第(一)项所述期限的确定,参照本章第6.1节的规定。
译文错误是指译文文本与国际局传送的原文文本相比个别术语、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确的情况。译文文本与国际局传送的原文文本明显不符的情况不允许以改正译文错误的形式进行更正。
申请人在国家公布准备工作完成之前办理改正译文错误手续的,专利局应当公布改正后的文本。
申请人改正译文错误,除提交改正页外还应当提交书面改正译文错误请求,并且缴纳规定的改正译文错误手续费。
译文改正页与原始译文的相应页应当能够相互替换,即替换后的前、后页内容能够连接。
初步审查程序中,审查员发现附图中的文字没有译出的,应当发出“改正译文错误通知书” (PCT/CN508表),通知申请人改正。如果不符之处是非文字部分,如数学式、化学式等,不作为译文错误处理,仅要求申请人作出补正。
5.7 实质审查请求
进入国家阶段的国际申请,如果指定了中国的发明专利,自优先权日起三年内应当提出实质审查请求,并缴纳实质审查费。审查员应当按照本指南第一部分第一章第6.4节的规定进行审查。
5.8 著录项目变更
5.8.1 经国际局记录的变更
5.8.1.1 国际局通知的效力
在国际阶段国际局应申请人或受理局的要求,对请求书中的申请人或其姓名(名称)、居所、国籍或地址的变更,或者对请求书中的发明人或其姓名的变更进行记录,并书面通知指定局。专利局收到国际局“记录变更通知书” (PCT/IB/306表),应当认为申请人已向专利局提出了著录项目变更申报,即不需要就该项变更再提交著录项目变更申报书及缴纳变更手续费。国际申请进入国家阶段时,应当直接使用变更后的著录项目。
5.8.1.2 补交证明材料
国际局传送的“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)中指明变更的项目是申请人(指实体),在进入国家阶段时申请人应当按照
专利法实施细则第
一百零五条第一款第(二)项的规定,提交申请权转让或赠予合同、由工商行政管理部门出具的公司合并的证明文件或者其他权利转移的证明文件。证明文件可以是正本或者是由公证机关公证的复制件。审查员应当审查证明文件的有效性。没有提交证明文件的,审查员应当发出“改正形式缺陷通知书” (PCT/CN504表),通知申请人补交,期满未补交的,审查员应当发出“视为撤回通知书” (PCT/CN522表)。
国际局传送的“记录变更通知书” (PCT/IB/306表)中记载的变更事项是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人、外国企业或者外国其他组织的,适用本指南第一部分第6.7.2.2节第(3)(ii)项的规定。
国际局传送的记录变更通知书中指明变更的项目是申请人的姓名或名称、地址以及发明人姓名的,不需要提供任何证明材料,应当认为变更已经生效。
5.8.2 国家阶段的著录项目变更
进入国家阶段时或之后办理著录项目变更手续的,适用本指南第一部分第一章第6.7.1节的规定。
除本指南第一部分第一章第6.7.2节所述的几种著录项目变更证明文件外,以下两种情况当事人(申请人或发明人)本人作出的声明也可以作为申报变更的证明文件。
(1) 申请人声称在国际申请提出时填写了错误的申请人姓名或名称,或者错误的发明人的姓名,进入国家阶段后为了改正错误申报变更。
(2) 申请人声称国际申请的申请人或发明人在不同的国家使用不同的名称或姓名(不仅仅是语种的不同),在中国希望使用不同于国际公布时记载的另一名称或姓名,为此申报变更。例如美籍华人在美国使用的姓名是×××?汤姆,并使用该姓名提出国际申请,而在进入中国时请求使用×××为其姓名。
5.9 请求复查
5.9.1 提出复查请求
根据
专利合作条约的规定,允许申请人向作为指定局或选定局的专利局提出复查请求的情况是:
(1) 受理局拒绝给予国际申请日,或者宣布国际申请已被认为撤回。
(2) 国际局由于在规定期限内没有收到国际申请的登记本而宣布该申请被视为撤回。
复查请求应当自收到上述处理决定的通知之日起两个月内向专利局提出,请求中应当陈述要求复查的理由,同时附具要求进行复查处理决定的副本。国际局应申请人请求传送的有关档案文件的副本随后到达专利局。
5.9.2 其他手续
申请人在按照本章第5.9.1节所述提出复查请求的同时,应当向专利局办理
专利法实施细则第
一百零一条规定的进入手续,并且在进入声明中标明已经提出复查请求的事实。
5.9.3 复查及复查后的处理
审查员认为复查请求是按照
专利合作条约及其实施细则规定提出,并且按照规定办理了进入手续的,应当对受理局或国际局作出的决定是否正确进行复查。
审查员认为上述国际单位的决定是正确的,该国际申请在中国的效力终止,应当按照本章第2.2.1节的规定办理。
审查员认为上述国际单位的决定是不正确的,应当认定该国际申请在中国是有效的,并继续进入国家阶段的处理和审查。对于受理局尚未确定国际申请日的申请,审查员应当通知申请人,该申请被认为是在应当确定为国际申请日的那一日向专利局提出的。
由于国际阶段程序的中断而没有完成国际公布的申请,审查员进行本章规定的审查时,应当以国际局传送的档案文件中登记本的副本代替本指南中提及的国际公布文本。
5.10 国际单位错误的改正
5.10.1 改正国际单位错误的声明
由于国际单位在事务处理上的疏忽而造成发出错误的通知书、在国际公布文本上出现了错误的记载、国际公布文本错误或者造成漏发通知书、遗漏记载,由此导致进入国家阶段后审查员作出“国际申请效力终止”、“改正形式缺陷”、“优先权视为未要求”等处理的,申请人可以自审查员发出相应的通知书之日起半年之内要求改正国际单位错误,该要求可以以“意见陈述书”的形式提出。
5.10.2 附件
申请人提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时,应当提供国际局已经改正或者已经接受改正的相应文件的复制件作为附件。例如:国际公布文本的改正本,“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)的改正页、“选定通知书”(PCT/IB/331表)的改正页等。没有附件的改正要求不予接受。
5.10.3 改正后的处理
经审查或者经与国际局联系,证明确实是国际单位的错误并且已经由国际局作出改正,专利局应当承认改正后的结论。由于国际单位错误而作出“国际申请效力终止”处理的,专利局应当重新接受退回的译文和费用,并以第一次完成进入手续的日期为进入国家阶段的日期,该日期的确定以专利局在退回的文件及缴费单上作出的标记为准。在等待国际单位改正错误期间,办理某种手续的期限已经届满,由于错误尚未改正而无法按期办理的(例如提出实质审查请求、提交生物材料样品保藏及存活证明、提交不丧失新颖性公开证明等),申请人应当在重新提交译文及缴纳申请费的同时,完成各种耽误的手续。审查员应当认为是在规定期限内完成的。
由于国际单位错误而作出的其他导致申请人权利丧失的结论,经国际局通知改正错误后,应当恢复其相应的权利。
6.国家公布
国家公布仅适用于进入中国的发明专利的国际申请。根据
专利法实施细则第
一百一十一条第一款的规定,对于要求获得发明专利权的国际申请,专利局经初步审查认为符合
专利法及其实施细则有关规定的,应当在发明专利公报上予以公布。国际申请是以中文以外文字提出的,还应当公布申请文件的中文译文。
国际申请在进入国家阶段之前多数已由国际局在优先权日起十八个月届满前完成国际公布,根据
专利合作条约规定,如果国际公布使用的语言和在指定国按本国法公布所使用的语言不同,指定国可以规定,就权利的保护而言,公布的效力仅从使用后一种语言的译文按照本国法的规定予以公布后才产生。
专利法实施细则第
一百一十一条第二款对此作了明确规定,对于以中文以外文字提出的国际申请,
专利法第
十三条规定的要求临时保护的权利是在完成国家公布之后产生。
国家公布的另一目的是将该申请进入中国国家阶段的信息告之公众。
6.1 何时公布
除本章第3.4节所述的情况外,多数国际申请在自优先权日起十八个月届满后进入国家阶段,不适用
专利法第
三十四条的规定。专利局对进入国家阶段的国际申请进行初步审查,认为合格之后,应当及时进行国家公布的准备工作。专利局完成国家公布准备工作的时间一般不早于自该国际申请进入国家阶段之日起两个月。
6.2 公布形式
6.2.1 国际公布是使用中文以外文字的申请
国家公布以在发明专利公报中的登载和发明专利申请公布说明书的出版两种形式完成。
6.2.2 国际公布是使用中文的申请
国家公布以在发明专利公报中的登载完成。
6.3 公布内容
6.3.1 发明专利公报中国家公布的内容
国际申请的国家公布在发明专利公报中与国家申请的公布分开,作为单独的一部分。国际申请的国家公布由著录项目、摘要和摘要附图(必要时)组成。著录项目包括:国际专利分类号、申请号、公布号、申请日、国际申请号、国际公布号、国际公布日、优先权事项、专利代理事项、申请人事项、发明人事项、发明名称和电子形式公布的大核苷酸和/或氨基酸序列表信息等。
发明专利公报中的索引部分是将公布的国际申请与国家申请合并按照规定序列编辑的。
6.3.2 国际申请公布的说明书的内容
国际申请公布的说明书的内容应当包括扉页、原始提出的说明书和权利要求书的译文、摘要的译文,还可以包括附图及附图中文字的译文。必要时,包括核苷酸和/或氨基酸的序列表部分、记载有生物材料样品保藏事项的“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)的译文、按照
专利合作条约第
19条修改后的权利要求书的译文以及有关修改的声明译文。修改后的权利要求书的译文应当排在原始提出的权利要求书译文的后面。扉页的内容应当与同时出版的发明专利公报中对同一申请公布的内容完全一致。
7.文件提交地点、提交方式及递交日的确定
7.1 进入国家阶段时文件的提交
7.1.1 提交地点
专利法实施细则第
一百零一条规定的译文或文件及随之提出的其他文件应当向专利局PCT处提交或传送。邮寄时应当写明“国家知识产权局专利局PCT处”字样。提交、传送或邮寄到国家知识产权局或专利局其他部门的文件以转送到专利局PCT处的日期为到达日。
7.1.2 提交方式
上述译文及其他文件可以面交、邮寄或者使用传真机传送。传真机传送的文件有字迹无法辨认或缺页等情况的,该文件或部分文件作为没有收到处理。用传真机传送的文件的原件应当在自传真日起十四日内提交或寄到专利局PCT处。
7.1.3 递交日的确定
专利法实施细则第
一百零一条规定的译文和文件,不论以面交、邮寄或者传真的方式送达,均以到达专利局PCT处的日期为文件递交日。
用邮寄方式传送文件,出现邮递延误的,只要当事人出具证据,证明在期限届满前五天已经付邮,尽管文件是在期限届满后到达,延误应予以宽恕,审查员应当以期限届满日作为文件的递交日。邮递延误的情况,如果寄出地的邮戳清晰可辨,可以以此作为证据。
7.2 进入国家阶段之后文件的提交
7.2.1 提交地点
在进入国家阶段之后,收到国际申请的“初步审查合格通知书”(PCT/CN507表)之前的期间内,各种文件应当向专利局PCT处提交。在收到国际申请“初步审查合格通知书”(PCT/CN507表)之后的各种文件应当向专利局受理处提交。
7.2.2 提交方式
进入国家阶段之后提交的文件可以面交或邮寄,不得使用传真机传送。
7.2.3 递交日的确定
进入国家阶段之后提交的文件适用于
专利法实施细则第
五条的规定,即以邮寄方式提交文件的,以寄出的邮戳日为递交日。
8.缴费的特殊规定
8.1 申请费、公布印刷费、申请附加费及宽限费
申请费、公布印刷费及宽限费应当在
专利法实施细则第
一百零一条规定的期限内缴纳,缴费日以费用到达专利局收费处之日为准。使用账户扣除方式的,以缴费单到达专利局之日为缴费日。
申请人在办理进入国家阶段手续时未缴纳或未缴足申请附加费的,审查员应当通知申请人在指定期限内缴纳,期满未缴纳或未补足的,该申请被视为撤回。
8.2 费用减免
8.2.1 申请费的免缴
由专利局作为受理局受理的国际申请在进入国家阶段时免缴申请费及申请附加费。
8.2.2 实质审查费的减免
由中国作出国际检索报告的国际申请,在进入国家阶段并提出实质审查请求时,只需要缴纳50的实质审查费。
由中国作出国际检索报告及专利性国际初步报告的国际申请,在进入国家阶段并提出实质审查请求时,免缴实质审查费。
由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局三个国际检索单位作出国际检索报告的国际申请,在进入国家阶段并提出实质审查请求时,只需要缴纳80的实质审查费。
提出实质审查请求时,专利局未收到国际检索报告的,实质审查费不予减免;但是,在专利局发出“发明专利申请进入实质审查程序通知书”之前,申请人主动提交了由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局三个国际检索单位完成的国际检索报告的,可以请求退回多缴费用。
8.2.3 复审费、维持费及年费的减缓
国际申请的申请人缴纳复审费、维持费及年费确有困难的,可以根据专利费用减缓办法向专利局提出费用减缓的请求。
8.3 其他特殊费用
在国际申请国家阶段流程中除本指南第五部分第二章第1节提到的几种费用以及本章第8.1节提到的宽限费外,还有以下几种特殊费用:
(1) 改正译文错误手续费(即译文改正费),应当在提出改正译文错误请求的同时缴纳。
(2) 改正优先权要求请求费,应当在提出改正优先权要求的请求时缴纳。
(3)优先权要求恢复费,应当在提出恢复优先权要求的请求时缴纳。
(4) 单一性恢复费,应当在审查员发出的缴纳单一性恢复费通知规定的期限内缴纳(有关单一性恢复费的详细说明参见本部分第二章第5.5节)。
(5)说明书中包含大核苷酸和/或氨基酸序列表(即纸页在400页以上的序列表)的,该核苷酸和/或氨基酸序列表应缴纳的说明书附加费按照400页收取。
9.案卷
9.1 案卷的文件内容
国际申请案卷中的文件内容与国家申请的案卷有以下几点不同:
(1) 案卷最前面是“进入国家阶段的书面声明” (PCT/CN501表)。
(2) 在此之后是原始提出的国际申请,即国际局公布文本。如果国际局首次公布时没有包括国际检索报告,即国际公布文本小册子扉页标明代号为“A2”时,应当有第二次公布的文件,其代号为“A3”。为公布按照
专利合作条约第
19条修改的权利要求书,还可能有第三次公布的文件。
(3) 第三部分是由国际局传送给专利局的,反映国际阶段审查情况的各种通知及文件。例如:“选定通知书” (PCT/IB/331表)、“专利性国际初步报告” 、 “记录变更通知” (PCT/ IB/306表)等。
(4) 第四部分是申请人办理进入国家阶段手续时提交的国际申请中摘要或摘要的译文、摘要附图、权利要求书译文、说明书译文、附图及附图中文字的译文、核苷酸和/或氨基酸序列表,必要时还会有在国际阶段申请人对申请文件提出的修改的译文、进入国家阶段时对申请文件提出的修改。
(5)案卷内没有受理通知书。第二装订条上装有“国家申请号通知书”(PCT/CN503表)。
上述(2)、(3)、(4)中部分文件如果是在办理进入手续之后收到的,装订在第二装订条上。
其他内容应当与本指南第五部分第四章第2节所述相同。
9.2案卷查阅
查阅案卷参照本指南第五部分第四章第5节的规定。
该规定中提及的公布,对于国际申请是指进入国家阶段之后的国家公布。在国家公布之前,专利局对申请应负有保密责任。
第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查
1. 引言
进入国家阶段的国际申请的实质审查,是指对符合
专利法及其实施细则的规定进入国家阶段要求获得发明专利保护的国际申请的实质审查。进入国家阶段的国际申请,可以是根据
专利合作条约第
22条未经国际初步审查的国际申请,也可以是根据
专利合作条约第
39条经过国际初步审查的国际申请。
2.实质审查原则
2.1 实质审查的基本原则
根据
专利合作条约第
27条(1)的规定,任何缔约国的本国法不得对国际申请的形式或内容提出与
专利合作条约及其实施细则的规定不同的或其他额外的要求。
专利合作条约第
27条(5)又规定,
专利合作条约及其实施细则中,没有一项规定的意图可以解释为限制任何缔约国按其意志规定授予专利权的实质条件的自由。尤其是
专利合作条约及其实施细则关于现有技术的定义的任何规定是专门为国际程序使用的,因而各缔约国在确定国际申请中请求保护的发明是否具有新颖性和创造性时,可以自由适用其本国法关于现有技术的标准,以及不属于申请的形式和内容要求的其他可授予专利权的条件。
基于
专利合作条约的上述规定,对于进入国家阶段的国际申请,应当根据以下原则进行审查:
(1) 申请的形式或内容,适用
专利法及其实施细则的规定,但上述规定与
专利合作条约及其实施细则的规定冲突的,以
专利合作条约及其实施细则的规定为准。
(2) 授予专利权的实质条件,适用
专利法及其实施细则和审查指南的规定。
2.2 与授予专利权的实质条件有关的条款
专利法第
五条:违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益等的客体;
专利法第
九条:先申请原则;
专利法第
二十二条:新颖性、创造性和实用性;
专利法第
二十五条:不授予专利权的客体;
专利法第
二十六条第三、四款:发明的充分公开,权利要求书以说明书为依据;
专利法第
二十九条:优先权;
专利法第
三十一条及其实施细则第
三十五条:单一性;
专利法第
三十三条及其实施细则第
四十三条第一款:修改及分案申请不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;
专利法实施细则第
二条第一款:发明的定义;
专利法实施细则第
十三条:避免重复授权;
专利法实施细则第
二十条第一款:权利要求书应当清楚、简要;
专利法实施细则第
二十一条第二款:独立权利要求应当包括全部必要技术特征。
3.实质审查依据文本的确认
3.1 申请人的请求
在进入国家阶段时,国际申请的申请人需要在书面进入声明中确认其希望专利局依据的审查文本。
国际申请国家阶段的实质审查,应当按申请人的请求,依据其在书面声明中确认的文本以及随后提交的符合有关规定的文本进行。
3.2 审查依据的文本
作为实质审查基础的文本可能包括:
(1) 对于以中文作出国际公布的国际申请,原始提交的国际申请;对于使用外文公布的国际申请,原始提交的国际申请的中文译文。
(2) 对于以中文作出国际公布的国际申请,根据
专利合作条约第
19条提交的修改的权利要求书;对于使用外文公布的国际申请,根据
专利合作条约第
19条提交的修改的权利要求书的中文译文。
(3) 对于以中文作出国际公布的国际申请,根据
专利合作条约第
34条提交的修改的权利要求书、说明书和附图;对于使用外文公布的国际申请,根据
专利合作条约第
34条提交的修改的权利要求书、说明书和附图的中文译文。
(4) 根据
专利合作条约第
28条和第
41条提交的修改的权利要求书、说明书和附图。
作为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。审查基础声明包括:进入国家阶段时在“进入国家阶段的书面声明”(PCT/CN501表)规定栏目中的指明,以及进入国家阶段之后单独提交国际阶段修改译文或国家阶段修改时在规定表格(PCT/CN521表)中的指明。后者是对前者的补充和修正。
对于国际阶段的修改文件,进入国家阶段未指明作为审查基础的,或者未按规定提交中文译文的,不作为实质审查的基础。
此外,国际申请在进入国家阶段后提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内,可以根据
专利法实施细则第
五十一条第一款的规定对申请文件进行修改。
有关审查依据文本的确认,适用本指南第二部分第八章第4.1节的规定。上述修改文本以及按照
专利法实施细则第
五十一条的规定提交的修改文本的审查,适用本指南第二部分第八章第5.2节的规定。
3.3 原始提交的国际申请文件的法律效力
对于以外文公布的国际申请,针对其中文译文进行实质审查,一般不需核对原文;但是原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文件修改的法律依据。
对于国际申请,
专利法第
三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图。
3.4 国际公布文本的错误
审查员认为国际公布文本不正确的,应当通知专利局PCT处,由专利局PCT处向国际局核实,并提供正确的国际公布文本。
4.实质审查中的检索
4.1 一般原则
对于进入国家阶段实质审查的国际申请,一般应当作全面检索。有关检索的要求适用本指南第二部分第七章的规定。
4.2 节约原则
从节约原则上考虑,审查员应当参考国际检索报告和专利性国际初步报告所提供的信息。但是需要注意,申请人要求作为审查依据的文本与作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本是否一致。
申请人要求作为审查依据的文本,其要求保护的主题已经在作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改的,审查中则不能简单地使用国际检索报告和专利性国际初步报告,而需要对检索结果重新判断,并根据需要作出补充检索。
国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件足以破坏专利申请的新颖性和创造性的,则无需对该专利申请做进一步的检索。
需要注意的是,国际检索报告中所列出的P类和E类对比文件与中国国家阶段实质审查的检索报告中所列出的P类和E类对比文件的含义不同。在国际检索报告中,“P”表示公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件,“E”表示在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利。
5.实质审查所涉及的内容和审查要求
本节重点说明进入国家阶段的国际申请的实质审查与国家申请实质审查的区别之处,对于相同之处则仅仅简单列举和指引参照相应的章节。
5.1 专利性国际初步报告的使用
国际申请的国际初步审查是根据
专利合作条约第
33条(1)的规定对请求保护的发明看起来是否有新颖性、是否有创造性(非显而易见性)和是否有工业实用性提出初步的无约束力的意见。
专利合作条约第
33条(2)~(4)对于新颖性、创造性和工业实用性的判断标准提出了具体要求,同时
专利合作条约第
33条(5)说明,该条(2)~(4)所述标准只供国际初步审查使用。任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否可以获得专利,可以采用附加的或不同的标准。
对附有专利性国际初步报告的国际申请,从节约原则上考虑,审查员应当参考专利性国际初步报告中所提供的意见。但是需要注意,申请人要求作为审查所依据的文本与作出专利性国际初步报告所依据的文本是否一致。如果在申请人要求作为审查依据的文本中所要求保护的主题已经在作出专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改,则通常可以不参考专利性国际初步报告中对发明是否具有新颖性、创造性、工业实用性和其他授权条件所作出的判断。
需要强调的是,不能简单地将专利性国际初步报告中所给出的指导性意见作为国家阶段实质审查的结论性意见。审查员还应当注意在专利性国际初步报告中是否引用了未列入国际检索报告中的其他现有技术。
对于进入国家阶段的国际申请的实质审查,审查员应当对该专利申请是否符合
专利法及其实施细则的实质要求作出独立的判断。
5.2 审查申请的主题是否属于可授予专利权的客体
对进入国家阶段的国际申请进行实质审查时,首先应当对该申请的主题是否属于
专利法第
五条、第
二十五条和
专利法实施细则第
二条所规定的情况进行审查。即使该国际申请的申请主题,不属于
专利合作条约实施细则第
39条规定所排除的内容,但是如果它们属于
专利法第
五条或
专利法第
二十五条规定的不给予专利保护的客体(例如赌博工具、原子核变换方法),则不能被授予专利权。
有关这方面的审查要求,适用本指南第二部分第一章的规定。
5.3 优先权的审查
国际检索报告中列出了PX、PY类对比文件的,审查员应当对国际申请的优先权进行核实。
国际申请的优先权不能成立的,审查员应当通知申请人。在这种情况下,这些标有PX、PY的对比文件在对国际申请进行新颖性、创造性审查时可作为评价其新颖性、创造性的现有技术。
国际申请的优先权成立的,则应当对其中标有PX的对比文件进行核查。若标有PX的对比文件是中国的专利申请(或专利),或者是指定中国的国际申请,且其申请日早于该国际申请的优先权日,则在对该国际申请进行新颖性审查时,应当确认该对比文件是否构成抵触申请。
国际检索报告中列出了EX类对比文件,且对比文件是中国的专利申请(或专利),或者是指定中国的国际申请,并且其申请日介于该国际申请的优先权日和申请日之间的,则也应当核实国际申请的优先权。国际申请的优先权不能成立的,在对国际申请进行新颖性审查时,应当确认该对比文件是否构成抵触申请。
在进入国家阶段的国际申请的实质审查中检索到了在国际申请的申请日和优先权日之间公开,并影响其新颖性、创造性的对比文件,或者检索到了在国际申请的申请日和优先权日之间由他人向专利局提出申请并已公开的、影响其新颖性的在先申请或在先专利,审查员应当要求国际局提供优先权文本,对国际申请的优先权进行核实。
5.4 新颖性和创造性的审查
对于专利性国际初步报告中列出、但没有被国际初步审查意见考虑的某些已公布的文件和非书面公开,在进入国家阶段的国际申请的实质审查中,对发明的新颖性和创造性进行判断时应予考虑。
专利性国际初步报告中列出的非书面公开是指:在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前,通过口头公开、使用、展览或者其他非书面方式向公众公开,而且这种非书面公开的日期记载在与国际申请的申请日或者有效的优先权日同日或者在其之后公众可以得到的书面公开之中。这种非书面公开在国际初步审查阶段不构成现有技术,但是在专利性国际初步报告中已经引导指定国注意这种非书面公开。
专利性国际初步报告中列出的某些已公布的文件是指:在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前提出申请、并且是在该日期之后或与该日期同日公布的专利申请文件或专利文件,或者要求享有一项在该日期之前提出的在先申请优先权的专利申请公布文件。这类已公布的申请或者专利在国际初步审查阶段不构成现有技术,但是在专利性国际初步报告中已经引导指定国注意这类申请或者专利。
对进入国家阶段的国际申请的新颖性和创造性的审查,分别适用本指南第二部分第三章和第四章的规定。
5.5 单一性的审查
审查员应当注意,在申请人提出的作为审查基础的申请文件中,要求保护的发明是否存在缺乏单一性的多项发明。
对于缺乏单一性的多项发明,需要核实以下内容:
(1)缺乏单一性的多项发明中是否包含了在国际阶段由于申请人没有应审查员要求缴纳因缺乏单一性所需的附加检索费或附加审查费,而导致未做国际检索或国际初步审查的发明。
(2)缺乏单一性的多项发明是否包含了申请人在国际阶段未缴纳附加检索费或附加审查费而表示放弃的发明(例如申请人在国际阶段选择对某些权利要求加以限制而舍弃的发明)。
(3) 对于存在上述(1)或(2)中的情形,国际单位作出的发明缺乏单一性的结论是否正确。
经审查认定国际单位所作出的结论是正确的,审查员应当发出“缴纳单一性恢复费通知书”,通知申请人在两个月内缴纳单一性恢复费。如果申请人在规定期限内未缴纳或未缴足单一性恢复费,并且也没有删除缺乏单一性的发明的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人国际申请中上述未经国际检索的部分将被视为撤回,并要求申请人提交删除这部分内容的修改文本。审查员将以删除了该部分内容的文本继续审查。
对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明,根据
专利法实施细则第
一百一十二条第二款、第
四十二条第一款的规定,申请人不得提出分案申请。
经审查认定申请人提出的作为审查基础的申请文件中要求保护的主题不存在缺乏单一性问题,但是与国际单位所作出的结论不一致的,则应当对所有要求保护的主题进行审查。
在国际阶段的检索和审查中,国际单位未提出单一性问题,而实际上申请存在单一性缺陷的,参照本指南第二部分第六章的规定进行处理。
5.6 避免重复授权的审查
指定中国的国际申请要求在中国提出的在先申请的优先权,或者要求已经指定并进入中国国家阶段的在先国际申请的优先权的,则可能出现同一发明的两件专利申请进入实质审查程序,为防止重复授权,对此两件专利申请的审查,适用本指南第二部分第三章第6节的规定。
6.改正译文错误
申请人自己发现提交的说明书、权利要求书或附图中文字的中文译文存在错误,可以在下述期限内提出改正请求:
(1) 专利局做好国家公布工作之前;
(2) 在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内。
申请人改正译文错误,应当提出书面请求,同时提交译文的改正页和缴纳规定的改正译文错误手续费。未按规定缴纳费用的,视为未提出改正请求。对于提出书面请求并缴纳规定的改正译文错误手续费的,审查员应当判断是否属于译文错误(参见本部分第一章第5.6节)。如果不属于译文错误,则应当拒绝改正译文错误的请求;如果属于译文错误,则需要核实改正的译文是否正确。在确认改正的译文正确的情况下,应当依据此改正的文本为基础做进一步审查;如果改正的译文仍与原文不符,则应当通知申请人提交与原文相符的改正译文。
对于进入国家阶段后又提出分案申请的情况,如果在实质审查阶段申请人自己发现其原申请译文错误而导致分案申请也存在译文错误,则申请人可以办理改正译文错误手续,根据其原申请在提出国际申请时所提交的国际申请文本改正译文错误。审查员按照上述要求对改正的译文文本进行审查。
如果审查员在实质审查过程中发现由于译文错误而造成的某些缺陷在原始提交的国际申请文本或者国际阶段作出修改的原文中不存在,而在译文中存在,则应当在审查意见通知书中指出存在的缺陷,例如,权利要求和/或说明书不符合
专利法实施细则第
二十条第一款和/或
专利法第
二十六条第三款的规定,并要求申请人澄清或者办理请求改正译文错误手续。若申请人在答复时提交的修改文本超出了原中文译文记载的范围,但未办理请求改正译文错误手续,则审查员应当发出“改正译文错误通知书”。若申请人未在规定的期限内办理改正译文错误手续,则申请被视为撤回。
第四部分 复审与无效请求的审查
第一章 总则
1.引言
根据
专利法第
四十一条第一款的规定,国家知识产权局设立专利复审委员会。
专利复审委员会设主任委员、副主任委员、复审委员、兼职复审委员、复审员和兼职复审员。专利复审委员会主任委员由国家知识产权局局长兼任,副主任委员、复审委员和兼职复审委员由局长从局内有经验的技术和法律专家中任命,复审员和兼职复审员由局长从局内有经验的审查员和法律人员中聘任。
根据
专利法第
四十一条的规定,专利复审委员会对复审请求进行受理和审查,并作出决定。复审请求案件包括对初步审查和实质审查程序中驳回专利申请的决定不服而请求复审的案件。
根据
专利法第
四十五条和第
四十六条第一款的规定,专利复审委员会对专利权无效宣告请求进行受理和审查,并作出决定。
当事人对专利复审委员会的决定不服,依法向人民法院起诉的,专利复审委员会可出庭应诉。
2.审查原则
复审请求审查程序(简称复审程序)和无效宣告请求审查程序(简称无效宣告程序)中普遍适用的原则包括:合法原则、公正执法原则、请求原则、依职权审查原则、听证原则和公开原则。
2.1 合法原则
专利复审委员会应当依法行政,复审请求案件(简称复审案件)和无效宣告请求案件(简称无效宣告案件)的审查程序和审查决定应当符合法律、法规、规章等有关规定。
2.2 公正执法原则
专利复审委员会以客观、公正、准确、及时为原则,坚持以事实为根据,以法律为准绳,独立地履行审查职责,不徇私情,全面、客观、科学地分析判断,作出公正的决定。
2.3 请求原则
复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的请求启动。请求人在专利复审委员会作出复审请求或者无效宣告请求审查决定前撤回其请求的,其启动的审查程序终止;但审查决定的结论已宣布或者书面决定已经发出之后撤回请求的,不影响审查决定的有效性。
2.4 依职权审查原则
专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查,而不受当事人提出的理由、证据的限制。
2.5 听证原则
在作出审查决定之前,应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会,即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实,并且具有陈述意见的机会。
在作出审查决定之前,在已经根据人民法院或者地方知识产权管理部门作出的生效的判决或者调解决定变更专利申请人或者专利权人的情况下,应当给予变更后的当事人陈述意见的机会。
2.6 公开原则
除了根据国家法律、法规等规定需要保密的案件(包括专利申请人不服初审驳回提出复审请求的案件)以外,其他各种案件的口头审理应当公开举行,审查决定应当公开出版发行。
3.合议审查
专利复审委员会合议审查的案件,应当由三或五人组成的合议组负责审查,其中包括组长一人、主审员一人、参审员一或三人。
3.1 合议组的组成
专利复审委员会根据专业分工、案源情况以及参加同一专利申请或者专利案件在先程序审查人员的情况,按照规定的程序确定、变更复审和无效宣告案件的合议组成员。
专利复审委员会各申诉处负责人和复审委员具有合议组组长资格;其他人员经主任委员或者副主任委员批准后获得合议组组长资格。
复审委员、复审员、兼职复审委员或者兼职复审员可以担任主审员或者参审员。
从审查部依个案聘请的审查员可以担任参审员。
专利复审委员会作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的审查决定以后,同一请求人针对该审查决定涉及的专利权以不同理由或者证据提出新的无效宣告请求的,作出原审查决定的主审员不再参加该无效宣告案件的审查工作。
对于审查决定被人民法院的判决撤销后重新审查的案件,一般应当重新成立合议组。
3.2 关于组成五人合议组的规定
对下列案件,应当组成五人合议组:
(1) 在国内或者国外有重大影响的案件。
(2) 涉及重要疑难法律问题的案件。
(3) 涉及重大经济利益的案件。
需要组成五人合议组的,由主任委员或者副主任委员决定,或者由有关处负责人或者合议组成员提出后按照规定的程序报主任委员或者副主任委员审批。
由五人组成合议组审查的案件,在组成五人合议组之前没有进行过口头审理的,应当进行口头审理。
3.3 合议组成员的职责分工
组长负责主持复审或者无效宣告程序的全面审查,主持口头审理,主持合议会议及其表决,确定合议组的审查决定是否需要报主任委员或者副主任委员审批。
主审员负责案件的全面审查和案卷的保管,起草审查通知书和审查决定,负责合议组与当事人之间的事务性联系;在无效宣告请求审查结论为宣告专利权部分无效时,准备需要出版的公告文本。
参审员参与审查并协助组长和主审员工作。
3.4 合议组审查意见的形成
合议组依照少数服从多数的原则对复审或者无效宣告案件的审查所涉及的证据是否采信、事实是否认定以及理由是否成立等进行表决,作出审查决定。
4.独任审查
对于简单的案件,可以由一人独任审查。
5.回避制度
复审或者无效宣告案件合议组成员有
专利法实施细则第
三十八条规定情形之一的,应当自行回避;合议组成员应当自行回避而没有回避的,当事人有权请求其回避。
当事人请求合议组成员回避的,应当以书面方式提出,并且说明理由,必要时附具有关证据。
专利复审委员会对当事人提出的回避请求,应当以书面方式作出决定,并通知回避请求人。
6.审查决定
6.1 审查决定的审批
合议组应当对审查决定的事实认定、法律适用、结论以及决定文件的形式和文字负全面责任。
合议组作出的审查决定,属下列情形的,须经主任委员或者副主任委员审核批准:
(1) 组成五人合议组审查的案件。
(2) 合议组的表决意见不一致的案件。
(3) 专利复审委员会的审查决定被法院的判决撤销后,重新作出决定的案件。
负责审批合议组决定的主任委员或者副主任委员不同意合议组作出的审查决定时,可以提出意见并指示合议组重新合议;合议组重新合议后,与主任委员或者副主任委员的意见仍不一致的,主任委员或者至少两位副主任委员认为有必要在较大范围内进行研究的,应当召开有三分之二以上的专利复审委员会主任委员、副主任委员和复审委员参加的会议进行讨论,合议组和负责审批的主任委员或者副主任委员应当按照与会人员二分之一以上的多数意见处理。
案件的审批者对审查决定的法律适用及结论负审批责任。
6.2 审查决定的构成
审查决定包括下列部分。
(1) 审查决定的著录项目
复审请求审查决定的著录项目应当包括决定号、决定日、发明创造名称、国际分类号(或者外观设计分类号)、复审请求人、申请号、申请日、发明专利申请的公开日和合议组成员。
无效宣告请求审查决定的著录项目应当包括决定号、决定日、发明创造名称、国际分类号(或者外观设计分类号)、无效宣告请求人、专利权人、专利号、申请日、授权公告日和合议组成员。
(2) 法律依据
审查决定的法律依据是指审查决定的理由所涉及的法律、法规条款。
(3) 决定要点
决定要点是决定正文中理由部分的实质性概括和核心论述。它是针对该案争论点或者难点所采用的判断性标准。决定要点应当对所适用的
专利法、
专利法实施细则条款作进一步解释,并尽可能地根据该案的特定情况得出具有指导意义的结论。
决定要点在形式上应当满足下列要求:
(i) 以简明、扼要的文字表述;
(ii) 表述应当合乎逻辑、准确、严密和有根据,并与决定结论相适应;
(iii) 既不是简单地引用根据
专利法或者
专利法实施细则有关条款所得出的结论,也不是具体案由及结论的简述;可以从决定正文中摘出符合上述要求的关键语句。
(4) 案由
案由部分应当按照时间顺序叙述复审或者无效宣告请求的提出、理由、证据、受理,文件的提交、转送,审查过程以及主要争议等情况。这部分内容应当客观、真实,与案件中的相应记载相一致,能够正确地、概括性地反映案件的审查过程和争议的主要问题。
案由部分应当用简明、扼要的语言,对当事人陈述的意见进行归纳和概括,清楚、准确地反映当事人的观点,并且应当写明决定的结论对其不利的当事人的全部理由和证据。
对于针对发明或者实用新型专利申请或者专利的复审或者无效宣告请求的审查决定中,应当写明审查决定所涉及的权利要求的内容。
(5) 决定的理由
决定的理由部分应当阐明审查决定所依据的法律、法规条款的规定,得出审查结论所依据的事实,并且具体说明所述条款对该案件的适用。这部分内容的论述应当详细到足以根据所述规定和事实得出审查结论的程度。对于决定的结论对其不利的当事人的全部理由、证据和主要观点应当进行具体分析,阐明其理由不成立、观点不被采纳的原因。
对于涉及外观设计相同或者相近似判断的审查决定,还应当先用文字对所涉及外观设计的主要内容进行客观的描述。
(6) 结论
结论部分应当给出具体的审查结论,并且应当对后续程序的启动、时限和受理单位等给出明确、具体的指示。
(7) 附图
对于涉及外观设计相同或者相近似判断的审查决定,应当根据需要使用外观设计的图片或者照片作为审查决定的附图。
6.3 审查决定的出版
专利复审委员会对其所作的复审和无效宣告请求审查决定的正文,除所针对的专利申请未公开的情况以外,应当全部公开出版。对于应当公开出版的审查决定,当事人对审查决定不服向法院起诉并已被受理的,在人民法院判决生效后,审查决定与判决书一起公开。
7.更正及驳回请求
7.1 受理的更正
复审或者无效宣告请求属于应当受理而不予受理的,或者已经受理而属于不予受理的,经主任委员或者副主任委员批准后进行更正,并且通知当事人。
7.2 通知书的更正
专利复审委员会对发出的各种通知书中存在的错误,发现后需要更正的,经主任委员或者副主任委员批准后进行更正,并且通知当事人。
7.3 审查决定的更正
对于复审或者无效宣告请求审查决定中的明显文字错误,发现后需要更正的,经主任委员或者副主任委员批准后进行更正,并以通知书随附替换页的形式通知当事人。
7.4 视为撤回的更正
对于已经按照视为撤回处理的复审请求或者无效宣告请求,一旦发现不应被视为撤回的,经主任委员或者副主任委员批准后进行更正,复审或者无效宣告程序继续进行,并且通知当事人。
7.5 其他处理决定的更正
专利复审委员会作出的其他处理决定需要更正的,经主任委员或者副主任委员批准后进行更正。
7.6 驳回请求
对于已经受理的复审或者无效宣告案件,经审查认定不符合受理条件的,经主任委员或者副主任委员批准后,作出驳回复审请求或者驳回无效宣告请求的决定。
8.关于审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序
(1) 复审请求或者无效宣告请求审查决定被人民法院的生效判决撤销后,专利复审委员会应当重新作出审查决定。
(2) 因主要证据不足或者法律适用错误导致审查决定被撤销的,不得以相同的理由和证据作出与原决定相同的决定。
(3) 因违反法定程序导致审查决定被撤销的,根据人民法院的判决,在纠正程序错误的基础上,重新作出审查决定。
第二章 复审请求的审查
1.引言
根据
专利法第
四十一条和
专利法实施细则第
五十九条至第
六十三条的规定制定本章。
复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序,同时也是专利审批程序的延续。因此,一方面,专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查,不承担对专利申请全面审查的义务;另一方面,为了提高授权专利的质量,避免不合理地延长审批程序,专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。
2.复审请求的形式审查
专利复审委员会收到复审请求书后,应当进行形式审查。
2.1 复审请求客体
对专利局作出的驳回决定不服的,专利申请人可以向专利复审委员会提出复审请求。复审请求不是针对专利局作出的驳回决定的,不予受理。
2.2 复审请求人资格
被驳回申请的申请人可以向专利复审委员会提出复审请求。复审请求人不是被驳回申请的申请人的,其复审请求不予受理。
被驳回申请的申请人属于共同申请人的,如果复审请求人不是全部申请人,专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内补正;期满未补正的,其复审请求视为未提出。
2.3 期限
(1)在收到专利局作出的驳回决定之日起三个月内,专利申请人可以向专利复审委员会提出复审请求;提出复审请求的期限不符合上述规定的,复审请求不予受理。
(2)提出复审请求的期限不符合上述规定、但在专利复审委员会作出不予受理的决定后复审请求人提出恢复权利请求的,如果该恢复权利请求符合
专利法实施细则第
七条和第
九十三条有关恢复权利的规定,则允许恢复,且复审请求应当予以受理;不符合该有关规定的,不予恢复。
(3)提出复审请求的期限不符合上述规定、但在专利复审委员会作出不予受理的决定前复审请求人提出恢复权利请求的,可对上述两请求合并处理;该恢复权利请求符合
专利法实施细则第
七条和第
九十三条有关恢复权利的规定的,复审请求应当予以受理;不符合该有关规定的,复审请求不予受理。
2.4 文件形式
(1) 复审请求人应当提交复审请求书,说明理由,必要时还应当附具有关证据。
(2)复审请求书应当符合规定的格式,不符合规定格式的,专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内补正;期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的,复审请求视为未提出。
2.5 费用
(1)复审请求人在收到驳回决定之日起三个月内提出了复审请求,但在此期限内未缴纳或者未缴足复审费的,其复审请求视为未提出。
(2)在专利复审委员会作出视为未提出决定后复审请求人提出恢复权利请求的,如果恢复权利请求符合
专利法实施细则第
七条和第
九十三条有关恢复权利的规定,则允许恢复,且复审请求应当予以受理;不符合上述规定的,不予恢复。
(3)在收到驳回决定之日起三个月后才缴足复审费、且在作出视为未提出决定前提出恢复权利请求的,可对上述两请求合并处理;该恢复权利请求符合
专利法实施细则第
七条和第
九十三条有关恢复权利的规定的,复审请求应当予以受理;不符合该有关规定的,复审请求视为未提出。
2.6 委托手续
(1)复审请求人委托专利代理机构请求复审或者解除、辞去委托的,应当参照本指南第一部分第一章第6.1节的规定在专利局办理手续。但是,复审请求人在复审程序中委托专利代理机构,且委托书中写明其委托权限仅限于办理复审程序有关事务的,其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当参照上述规定在专利复审委员会办理,无需办理著录项目变更手续。
复审请求人在专利复审委员会办理委托手续,但提交的委托书中未写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务的,应当在指定期限内补正;期满未补正的,视为未委托。
(2)复审请求人与多个专利代理机构同时存在委托关系的,应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人;未指定的,专利复审委员会将在复审程序中最先委托的专利代理机构视为收件人;最先委托的专利代理机构有多个的,专利复审委员会将署名在先的视为收件人;署名无先后(同日分别委托)的,专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内指定;未在指定期限内指定的,视为未委托。
(3)对于根据
专利法第
十九条第一款规定应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构的复审请求人,未按规定委托的,专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内补正;未在指定期限内补正的,其复审请求视为未提出;在指定期限内补正不合格的,其复审请求不予受理。
2.7 形式审查通知书
(1)复审请求经形式审查不符合
专利法及其实施细则和审查指南有关规定需要补正的,专利复审委员会应当发出补正通知书,要求复审请求人在收到通知书之日起一个月内补正。
(2)复审请求视为未提出或者不予受理的,专利复审委员会应当发出复审请求视为未提出通知书或者复审请求不予受理通知书,通知复审请求人。
(3)复审请求经形式审查符合
专利法及其实施细则和审查指南有关规定的,专利复审委员会应当发出复审请求受理通知书,通知复审请求人。
3.前置审查
3.1 前置审查的程序
根据
专利法实施细则第
六十一条的规定,专利复审委员会应当将经形式审查合格的复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)连同案卷一并转交作出驳回决定的原审查部门进行前置审查。
原审查部门应当提出前置审查意见,作出前置审查意见书。 除特殊情况外,前置审查应当在收到案卷后一个月内完成。
3.2 前置审查意见的类型
前置审查意见分为下列三种类型:
(1)复审请求成立,同意撤销驳回决定。
(2)复审请求人提交的申请文件修改文本克服了申请中存在的缺陷,同意在修改文本的基础上撤销驳回决定。
(3)复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本不足以使驳回决定被撤销,因而坚持驳回决定。
3.3 前置审查意见
(1)原审查部门应当说明其前置审查意见属于上述何种类型。坚持驳回决定的,应当对所坚持的各驳回理由及其涉及的各缺陷详细说明意见;所述意见和驳回决定相同的,可以简要说明,不必重复。
(2)复审请求人提交修改文本的,原审查部门应当按照本章第4.2节的规定进行审查。经审查,原审查部门认为修改符合本章第4.2节规定的,应当以修改文本为基础进行前置审查。原审查部门认为修改不符合本章第4.2节规定的,应当坚持驳回决定,并且在详细说明修改不符合规定的意见的同时,说明驳回决定所针对的申请文件中未克服的各驳回理由所涉及的缺陷。
(3)复审请求人提交新证据或者陈述新理由的,原审查部门应当对该证据或者理由进行审查。
(4)原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据,但下列情形除外:
(i)对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据;
(ii) 认为审查文本中存在驳回决定未指出,但足以用已告知过申请人的事实、理由和证据予以驳回的缺陷的,应当在前置审查意见中指出该缺陷;
(iii)认为驳回决定指出的缺陷仍然存在的,如果发现审查文本中还存在其他明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷,可以一并指出。
例如,原审查部门在审查意见通知书中曾指出原权利要求1不符合
专利法第
二十二条第三款的规定,但最终以修改不符合
专利法第
三十三条的规定为由作出驳回决定。在复审请求人将申请文件修改为原申请文件的情况下,如果原审查部门认为上述不符合
专利法第
二十二条第三款规定的缺陷依然存在,则属于第(ii)种情形,此时原审查部门应当在前置审查意见中指出该缺陷。
(5) 前置审查意见属于本章第3.2节规定的第(1)种或者第(2)种类型的,专利复审委员会不再进行合议审查,应当根据前置审查意见作出复审决定,通知复审请求人,并且由原审查部门继续进行审批程序。原审查部门不得未经专利复审委员会作出复审决定而直接进行审批程序。
4. 复审请求的合议审查
4.1 理由和证据的审查
在复审程序中,合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。
除驳回决定所依据的理由和证据外,合议组发现审查文本中存在下列缺陷的,可以对与之相关的理由及其证据进行审查,并且经审查认定后,应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定:
(1)足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。
(2)驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。
例如,驳回决定指出权利要求1不具备创造性,经审查认定该权利要求请求保护的明显是永动机时,合议组应当以该权利要求不符合
专利法第
二十二条第四款的规定为由作出维持驳回决定的复审决定。
又如,驳回决定指出权利要求1因存在含义不确定的用语,导致保护范围不清楚,合议组发现权利要求2同样因存在此类用语而导致保护范围不清楚时,应当在复审程序中一并告知复审请求人;复审请求人的答复未使权利要求2的缺陷被克服的,合议组应当以不符合
专利法实施细则第
二十条第一款的规定为由作出维持驳回决定的复审决定。
在合议审查中,合议组可以引入所属技术领域的公知常识,或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。
4.2 修改文本的审查
在提出复审请求、答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)或者参加口头审理时,复审请求人可以对申请文件进行修改。但是,所作修改应当符合
专利法第
三十三条和
专利法实施细则第
六十条第一款的规定。
根据
专利法实施细则第
六十条第一款的规定,复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定:
(1)修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。
(2)将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。
(3)改变权利要求的类型或者增加权利要求。
(4)针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误,或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。
4.3 审查方式
针对一项复审请求,合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面审理与口头审理相结合的方式进行审查。
根据
专利法实施细则第
六十二条的规定,有下列情形之一的,合议组应当发出复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)或者进行口头审理:
(1) 复审决定将维持驳回决定。
(2) 需要复审请求人依照
专利法及其实施细则和审查指南有关规定修改申请文件,才有可能撤销驳回决定。
(3) 需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明。
(4) 需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。
针对合议组发出的复审通知书,复审请求人应当在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复;期满未进行书面答复的,其复审请求视为撤回。复审请求人提交无具体答复内容的意见陈述书的,视为对复审通知书中的审查意见无反对意见。
针对合议组发出的复审请求口头审理通知书,复审请求人应当参加口头审理或者在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复;如果该通知书已指出申请不符合
专利法及其实施细则和审查指南有关规定的事实、理由和证据,复审请求人未参加口头审理且期满未进行书面答复的,其复审请求视为撤回。
5.复审请求审查决定的类型
复审请求审查决定(简称复审决定)分为下列三种类型:
(1)复审请求不成立,维持驳回决定。
(2)复审请求成立,撤销驳回决定。
(3)专利申请文件经复审请求人修改,克服了驳回决定所指出的缺陷,在修改文本的基础上撤销驳回决定。
上述第(2)种类型包括下列情形:
(i)驳回决定适用法律错误的;
(ii)驳回理由缺少必要的证据支持的;
(iii)审查违反法定程序的,例如,驳回决定以申请人放弃的申请文本或者不要求保护的技术方案为依据;在审查程序中没有给予申请人针对驳回决定所依据的事实、理由和证据陈述意见的机会;驳回决定没有评价申请人提交的与驳回理由有关的证据,以至可能影响公正审理的;
(iv) 驳回理由不成立的其他情形。
6.复审决定的送交
根据
专利法第
四十一条第一款的规定,专利复审委员会应当将复审决定送交复审请求人。
7.复审决定对原审查部门的约束力
复审决定撤销原审查部门作出的决定的,专利复审委员会应当将有关的案卷返回原审查部门,由原审查部门继续审批程序。
原审查部门应当执行专利复审委员会的决定,不得以同样的事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的决定。
8.复审程序的中止
适用本指南第五部分第七章第7节的规定。
9.复审程序的终止
复审请求因期满未答复而被视为撤回的,复审程序终止。
在作出复审决定前,复审请求人撤回其复审请求的,复审程序终止。
已受理的复审请求因不符合受理条件而被驳回请求的,复审程序终止。
复审决定作出后复审请求人不服该决定的,可以根据
专利法第
四十一条第二款的规定在收到复审决定之日起三个月内向人民法院起诉;在规定的期限内未起诉或者人民法院的生效判决维持该复审决定的,复审程序终止。
第三章 无效宣告请求的审查
1.引言
根据
专利法第
四十五条、第
四十六条、第
四十七条、第
五十六条和
专利法实施细则第
六十四条至第
七十一条的规定制定本章。