在初步审查程序中,申请人根据
专利法实施细则第
五十一条的规定提出了主动修改文本的,审查员除对补正书进行形式审查外,仅需对主动修改的提出时机是否符合
专利法实施细则第
五十一条的规定进行核实。符合规定的,作出合格的处理意见后存档;不符合规定的,作出供实审参考的处理意见后存档。对主动修改文本的内容不进行审查,留待实质审查时处理。
7.5 根据
专利法实施细则第
二条第一款的审查
根据
专利法实施细则第
二条第一款的规定,
专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
初步审查中,申请文件描述了“发明”的部分技术特征的,审查员没有必要判断该技术方案是否完整,也没有必要判断该技术方案能否实施。但是,申请文件仅描述了某些技术指标、优点和效果,而对解决技术问题的技术方案未作任何描述,甚至未描述任何技术内容的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人在指定期限内陈述意见或者修改。申请人未在指定期限内答复的,审查员应当发出视为撤回通知书;申请人陈述意见或者补正后仍不符合规定的,审查员可以作出驳回决定。
7.6 根据
专利法实施细则第
十八条的审查
在说明书中,不得使用与技术无关的词句,也不得使用商业性宣传用语以及贬低或者诽谤他人或者他人产品的词句,但客观地指出背景技术所存在的技术问题不应当认为是贬低行为。说明书中应当记载发明的技术内容。说明书明显不符合上述规定的,审查员应当发出审查意见通知书,说明理由,并通知申请人在指定期限内陈述意见或者补正;申请人未在指定期限内答复的,审查员应当发出视为撤回通知书;申请人陈述意见或者补正后仍不符合规定的,审查员可以作出驳回决定。
初步审查中,只要说明书中描述了发明的部分技术特征,并且形式上符合本章第4.2节的规定,对其他实质性问题不必审查,留待实质审查时处理。
7.7 根据
专利法实施细则第
二十条的审查
权利要求书应当写明发明的技术特征,清楚并简要地表述请求保护的范围。
权利要求书中不得使用与技术方案的内容无关的词句,例如“请求保护该专利的生产、销售权”等,不得使用商业性宣传用语,也不得使用贬低他人或者他人产品的词句。
初步审查中,权利要求书明显不符合上述规定的,审查员应当发出审查意见通知书,说明理由,并通知申请人在指定期限内陈述意见或者补正;申请人未在指定期限内答复的,审查员应当发出视为撤回通知书;申请人陈述意见或者补正后仍不符合规定的,审查员可以作出驳回决定。
第二章 实用新型专利申请的初步审查
1.引 言
根据
专利法第
三条和第
四十条的规定,专利局受理和审查实用新型专利申请,经初步审查没有发现驳回理由的,作出授予实用新型专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。因此,实用新型专利申请的初步审查是受理实用新型专利申请之后、授予专利权之前的一个必要程序。
实用新型专利申请初步审查的范围是:
(1) 申请文件的形式审查,包括专利申请是否包含
专利法第
二十六条规定的申请文件,以及这些文件是否符合
专利法实施细则第
四条、第
十六条第一款、第
十七条至第
二十四条、第
五十一条、第
五十二条、第
一百一十八条、第
一百二十条的规定。
(2) 申请文件的明显实质性缺陷审查,包括专利申请是否明显属于
专利法第
五条、第
二十五条的规定,或者不符合
专利法第
十八条、第
十九条第一款的规定,或者明显不符合
专利法第
二十六条第三款或第四款、第
三十一条第一款、第
三十三条或
专利法实施细则第
二条第二款、第
十三条第一款、第
十八条至第
二十三条、第
四十三条第一款的规定,或者依照
专利法第
九条规定不能取得专利权。
(3) 其他文件的形式审查,包括与专利申请有关的其他手续和文件是否符合
专利法第
二十四条、第
二十九条、第
三十条以及
专利法实施细则第
七条、第
十四条、第
十六条第三款和第四款、第
三十一条、第
三十二条、第
三十三条、第
三十四条、第
三十七条、第
四十一条、第
四十二条、第
四十三条第二款和第三款、第
四十五条、第
八十六条、第
九十八条的规定。
(4) 有关费用的审查,包括专利申请是否按照
专利法实施细则第
九十条、第
九十二条、第
九十三条、第
九十七条的规定缴纳了相关费用。
2.审查原则
初步审查程序中,审查员应当遵循以下审查原则。
(1)保密原则
审查员在专利申请的审批程序中,根据有关保密规定,对于尚未公布、公告的专利申请文件和与专利申请有关的其他内容,以及其他不适宜公开的信息负有保密责任。
(2) 书面审查原则
审查员应当以申请人提交的书面文件为基础进行审查,审查意见(包括补正通知)和审查结果应当以书面形式通知申请人。初步审查程序中,原则上不进行会晤。
(3) 听证原则
审查员在作出驳回决定之前,应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人,至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。审查员作出驳回决定时,驳回决定所依据的事实、理由和证据,应当是已经通知过申请人的,不得包含新的事实、理由和/或证据。
(4) 程序节约原则
在符合规定的情况下,审查员应当尽可能提高审查效率,缩短审查过程。对于存在可以通过补正克服的缺陷的申请,审查员应当进行全面审查,并尽可能在一次补正通知书中指出全部缺陷。对于存在不可能通过补正克服的实质性缺陷的申请,审查员可以不对申请文件和其他文件的形式缺陷进行审查,在审查意见通知书中可以仅指出实质性缺陷。
除遵循以上原则外,审查员在作出视为未提出、视为撤回、驳回等处分决定的同时,应当告知申请人可以启动的后续程序。
3.审查程序
3.1 授予专利权通知
实用新型专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,审查员应当作出授予实用新型专利权通知。能够授予专利权的实用新型专利申请包括不需要补正就符合初步审查要求的专利申请,以及经过补正符合初步审查要求的专利申请。
3.2 申请文件的补正
初步审查中,对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请,审查员应当进行全面审查,并发出补正通知书。经申请人补正后,申请文件仍然存在缺陷的,审查员应当再次发出补正通知书。
补正通知书除收件人信息、著录项目外,还应包括如下内容:
(1) 指出补正通知书所针对的是申请人何时提交的何种文件;
(2) 明确具体地指出申请文件中存在的缺陷,并指出其不符合
专利法及其实施细则的有关条款;
(3) 明确具体地说明审查员的倾向性意见和可能的建议,使申请人能够理解审查员的意图;
(4) 指定申请人补正的期限;
(5) 提示申请人补正时的文件种类和数量要求。
3.3 明显实质性缺陷的处理
初步审查中,对于申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷的专利申请,审查员应当发出审查意见通知书。
审查意见通知书除收件人信息、著录项目外,还应包括如下内容:
(1)指出审查意见通知书所针对的是申请人何时提交的何种文件;
(2) 明确具体地指出申请文件中存在的缺陷,并指出其不符合
专利法及其实施细则的有关条款;
(3) 说明审查员将根据
专利法及其实施细则的有关规定准备驳回专利申请的倾向性意见;
(4) 指定申请人陈述意见的期限。
3.4 通知书的答复
申请人在收到补正通知书或者审查意见通知书后,应当在指定的期限内补正或者陈述意见。申请人对专利申请进行补正的,应当提交补正书和相应修改文件替换页。申请文件的修改替换页应当一式两份,其他文件只需提交一份。对申请文件的修改,应当按照补正通知书的要求进行。修改的内容不得超出申请日提交的说明书和权利要求书记载的范围。
申请人期满未答复的,审查员应当根据情况发出视为撤回通知书或者其他通知书。申请人因正当理由难以在指定的期限内作出答复的,可以提出延长期限请求。有关延长期限请求的处理,适用本指南第五部分第七章第4节的规定。
对于因正当理由或者因不可抗拒事由耽误期限而导致专利申请被视为撤回的,申请人可以在规定的期限内向专利局提出恢复权利的请求。有关恢复权利请求的处理,适用本指南第五部分第七章第6节的规定。
3.5 申请的驳回
申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的,或者申请文件存在形式缺陷,审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书,经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的,审查员可以作出驳回决定。
驳回决定正文包括案由、驳回的理由以及决定三个部分。
案由部分应当简述被驳回申请的审查过程,并对申请中需要驳回的事实进行认定。
在驳回的理由部分,应当详细论述驳回决定所依据的事实、理由和证据,尤其应当注意下列各项要求。
(i) 正确选用法律条款。当可以同时根据
专利法及其实施细则的不同条款驳回专利申请时,应当选择其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的主要法律依据,同时简要地指出专利申请中存在的其他实质性缺陷。
(ii) 以令人信服的事实、理由和证据作为驳回的依据,而且对于这些事实、理由和证据的听证,已经符合驳回申请的条件(参照本指南第二部分第八章第6.1.1节的规定)。
(iii) 因存在非实质性缺陷而驳回申请时,例如,经多次补正仍不能使专利申请符合形式要求的,可只指出最后一次补正文件仍然存在的缺陷,而不必对驳回理由作进一步分析。
(iv) 以
专利法第
二十六条第三款或第四款、第
三十一条第一款、第
三十三条、第
九条、
专利法实施细则第
二条第二款、第
十三条第一款为理由驳回专利申请的,应当对申请文件中的明显实质性缺陷进行分析。
审查员在驳回理由部分还应当对申请人的争辩意见进行简要的评述。
在决定部分,应当明确指出该专利申请不符合
专利法及其实施细则的相应条款,并说明根据
专利法实施细则第
四十四条的规定驳回该专利申请。
3.6 前置审查和复审后的处理
因不符合
专利法及其实施细则的规定,专利申请被驳回,申请人对驳回决定不服的,可以在规定的期限内向专利复审委员会提出复审请求。对复审请求的前置审查及复审后的处理,参照本指南第二部分第八章第8节的规定。
4.其他文件和相关手续的审查
4.1 委托专利代理机构
适用本部分第一章第6.1节的规定。
4.2 要求优先权
适用本部分第一章第6.2节的规定。
4.3 不丧失新颖性的公开
适用本部分第一章第6.3节的规定。
4.4 撤回专利申请声明
适用本部分第一章第6.6节的规定。
4.5 著录项目变更
适用本部分第一章第6.7节的规定。
5. 根据
专利法第
五条和第
二十五条的审查
对实用新型专利申请是否明显属于
专利法第
五条、第
二十五条规定的不授予专利权的申请的审查,参照本指南第二部分第一章第3节和第4节的规定。
6.根据专利法实施细则第
二条第二款的审查
根据
专利法实施细则第
二条第二款的规定,
专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
6.1 实用新型专利只保护产品
根据
专利法实施细则第
二条第二款的规定,实用新型专利只保护产品。所述产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体。
一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。
上述方法包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等。
例如,齿轮的制造方法、工作间的除尘方法或数据处理方法,自然存在的雨花石等不属于实用新型专利保护的客体。
一项发明创造可能既包括对产品形状、构造的改进,也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进。但是实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的技术方案。
应当注意的是,如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的技术方案,则不属于实用新型专利保护的客体。例如,一种木质牙签,主体形状为圆柱形,端部为圆锥形,其特征在于:木质牙签加工成形后,浸泡于医用杀菌剂中5~20分钟,然后取出晾干。由于该权利要求包含了对方法本身提出的技术方案,因而不属于实用新型专利保护的客体。但是,以现有技术中已知方法的名称限定产品的形状、构造的,例如,以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的,不属于对方法本身提出的技术方案。
6.2 产品的形状
产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。
对产品形状所提出的技术方案可以是对产品的三维形态所提出的技术方案,例如对凸轮形状、刀具形状作出的改进;也可以是对产品的二维形态所提出的技术方案,例如对型材的断面形状的改进。
无确定形状的产品,例如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料,其形状不能作为实用新型产品的形状特征。
应当注意的是:
(1) 不能以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征。例如,不能以植物盆景中植物生长所形成的形状作为产品的形状特征,也不能以自然形成的假山形状作为产品的形状特征。
(2) 不能以摆放、堆积等方法获得的非确定的形状作为产品的形状特征。
(3) 允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质,如气态、液态、粉末状、颗粒状物质,只要其在该产品中受该产品结构特征的限制即可,例如,对温度计的形状构造所提出的技术方案中允许写入无确定形状的酒精。
(4) 产品的形状可以是在某种特定情况下所具有的确定的空间形状。例如,具有新颖形状的冰杯、降落伞等。又如,一种用于钢带运输和存放的钢带包装壳,由内钢圈、外钢圈、捆带、外护板以及防水复合纸等构成,若其各部分按照技术方案所确定的相互关系将钢带包装起来后形成确定的空间形状,这样的空间形状不具有任意性,则钢带包装壳属于实用新型专利保护的客体。
6.3 产品的构造
产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。
产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等;线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。
复合层可以认为是产品的构造,产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。
物质的分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。例如,仅改变焊条药皮成分的电焊条不属于实用新型专利保护的客体。 应当注意的是,如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对材料本身提出的技术方案,则不属于实用新型专利保护的客体。例如,一种菱形药片,其特征在于,该药片是由20%的A组分、40%的B组分及40%的C组分构成的。由于该权利要求包含了对材料本身提出的技术方案,因而不属于实用新型专利保护的客体。但是将现有技术中已知的材料应用于具有形状、构造的产品上,例如复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等,不属于对材料本身提出的技术方案。
6.4 技术方案
技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。
未采用技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果的方案,不属于实用新型专利保护的客体。
产品的形状以及表面的图案、色彩或者其结合的新方案,没有解决技术问题的,不属于实用新型专利保护的客体。产品表面的文字、符号、图表或者其结合的新方案,不属于实用新型专利保护的客体。例如:仅改变按键表面文字、符号的计算机或手机键盘;以十二生肖形状为装饰的开罐刀;建筑平面设计图;仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类,如古诗扑克等。
6.5 适于实用的新的技术方案
专利法实施细则第
二条第二款是对可获得专利保护的实用新型的一般性定义,而不是判断新颖性、创造性、实用性的具体审查标准。
因此,在初步审查中,对于要求保护的技术方案是否满足“新的”、“适于实用”的一般性要求,审查员通常仅需根据申请文件的描述判断其相对于背景技术是否作出了改进以及能否在产业上应用并产生有用的效果。
7.申请文件的审查
7.1 请 求 书
适用本部分第一章第4.1节的规定。
7.2 说 明 书
初步审查中,对说明书是否明显不符合
专利法第
二十六条第三款以及
专利法实施细则第
十八条的规定进行审查。涉及
专利法第
二十六条第三款的审查,参照本指南第二部分第二章第2节的规定。
说明书的审查包括下述内容:
(1) 说明书应当对实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。
(2) 说明书应当写明实用新型的名称,该名称应当与请求书中的名称一致,说明书还应当包括技术领域、背景技术、实用新型内容、附图说明和具体实施方式等五个部分,并且在每个部分前面写明标题。
(3) 说明书中实用新型内容部分应当描述实用新型所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案、对照背景技术写明实用新型的有益效果,并且所要解决的技术问题、所采用的技术方案和有益效果应当相互适应,不得出现相互矛盾或不相关联的情形。
(4)说明书中记载的实用新型内容应当与权利要求所限定的相应技术方案的表述相一致。
(5)说明书中应当写明各幅附图的图名,并且对图示的内容作简要说明。附图不止一幅的,应当对所有附图作出图面说明。
(6)说明书中具体实施方式部分至少应给出一个实现该实用新型的优选方式,并且应当对照附图进行说明。
(7)说明书应当用词规范、语句清楚,用技术术语准确地表达实用新型的技术方案,并不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语,也不得使用商业性宣传用语及贬低他人或者他人产品的词句。
(8) 说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格,但不得有插图,包括流程图、方框图、曲线图、相图等,它们只可以作为说明书的附图。
(9) 说明书文字部分写有附图说明但说明书无附图或者缺少相应附图的,应当通知申请人删除说明书文字部分的附图说明,或者在指定的期限内补交相应附图。申请人补交附图的,以向专利局提交或者邮寄补交附图之日为申请日,审查员应当发出重新确定申请日通知书,并修改数据库中的申请日。申请人删除相应附图说明的,保留原申请日。
(10)说明书应当用阿拉伯数字顺序编写页码。
7.3 说明书附图
根据
专利法实施细则第
十九条和第
三十九条的规定对说明
书附图进行审查。说明书附图的审查包括下述内容:
(1) 附图不得使用工程蓝图、照片。
(2) 附图应当用制图工具和黑色墨水绘制,线条应当均匀清晰,并不得着色和涂改;附图的周围不得有与图无关的框线。
(3) 附图应当用阿拉伯数字顺序编号,用图1、图2等表示,并应当标注在相应附图的正下方。
(4) 附图应当尽量竖向绘制在图纸上,彼此明显分开。当零件横向尺寸明显大于竖向尺寸必须水平布置时,应当将附图的顶部置于图纸的左边。一页图纸上有两幅以上的附图,且有一幅已经水平布置时,该页上其他附图也应当水平布置。
(5)附图的大小及清晰度,应当保证在该图缩小到三分之二时仍能清晰地分辨出图中的各个细节。
(6)一件专利申请有多幅附图时,在用于表示同一实施方式的各附图中,表示同一组成部分(同一技术特征或者同一对象)的附图标记应当一致。说明书中与附图中使用的相同的附图标记应当表示同一组成部分。说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现,附图中未出现的附图标记也不得在说明书文字部分中提及。
(7)说明书附图应当用阿拉伯数字顺序编写页码。
(8)附图中除必需的词语外,不得含有其他的注释;词语应当使用中文,必要时,可以在其后的括号里注明原文。
(9)结构框图、逻辑框图、工艺流程图应当在其框内给出必要的文字和符号。
(10)同一幅附图中应当采用相同比例绘制,为清楚显示其中某一组成部分时可增加一幅局部放大图。
7.4 权利要求书
初步审查中,对权利要求书是否明显不符合
专利法第
二十六条第四款以及
专利法实施细则第
二十条至第
二十三条的规定进行审查。涉及
专利法第
二十六条第四款的审查,参照本指南第二部分第二章第3节的规定。
权利要求书的审查包括下述内容:
(1)权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。
(2)权利要求书应当写明实用新型的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的范围。
(3)独立权利要求应当从整体上反映实用新型的技术方案;除必须用其他方式表达的以外,独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,前序部分应写明要求保护的实用新型技术方案的主题名称和实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征,特征部分使用“其特征是……”或者类似的用语,写明实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。
(4) 从属权利要求应当用附加技术特征,对引用的权利要求作进一步的限定,其撰写应当包括引用部分和限定部分,引用部分写明引用的权利要求的编号及与独立权利要求一致的主题名称,限定部分写明实用新型附加的技术特征。
(5) 一项实用新型应当只有一个独立权利要求,并应写在同一项实用新型的从属权利要求之前。
(6) 在权利要求中作出记载但未记载在说明书中的内容应当补入说明书中。
(7)权利要求中不得包含不产生技术效果的特征。
(8) 权利要求中可以包含已知材料的名称,例如铁、记忆合金等,但不得包含材料的组分、含量等。
(9) 权利要求应当描述产品的形状、构造特征,不得包括对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征。但在用现有技术中已知的方法名称来限定产品的形状、构造使得该形状构造更加清楚的前提下,在权利要求中以方法名称来限定产品的形状、构造才是允许的,例如焊接、铸造等,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。
(10) 权利要求中应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定实用新型,特征部分不得单纯描述实用新型功能,只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时,使用功能或者效果特征来限定实用新型才可能是允许的。
(11) 权利要求中不得使用技术概念模糊或含义不确定的用语。
(12) 权利要求中不得使用与技术方案的内容无关的词句,例如“请求保护该专利的生产、销售权”等,也不得使用商业性宣传用语及贬低他人或者他人产品的词句。
此外,权利要求书还应当符合下列形式要求:
(1)每一项权利要求仅允许在权利要求的结尾处使用句号;一项权利要求可以用一个自然段表述,也可以在一个自然段中分行或者分小段表述,分行和分小段处只可用分号或逗号,必要时可在分行或小段前给出其排序的序号。
(2) 权利要求书不得加标题。
(3) 权利要求书中有几项权利要求的,应当用阿拉伯数字顺序编号。
(4) 权利要求中可以有化学式或者数学式,但不得有插图,通常也不得有表格。除绝对必要外,不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语。
(5) 权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记,以帮助理解权利要求所记载的技术方案。但是,这些标记应当用括号括起来,并放在相应的技术特征后面,权利要求中使用的附图标记,应当与说明书附图标记一致。
(6) 从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为被另一项多项从属权利要求的基础,即在后的多项从属权利要求不得引用在前的多项从属权利要求。
(7)权利要求书应当用阿拉伯数字顺序编写页码。
7.5 说明书摘要
根据
专利法实施细则第
二十四条的规定,对说明书摘要进行审查。说明书摘要的审查包括下述内容:
(1) 摘要应当写明实用新型的名称和所属的技术领域,清楚反映所要解决的技术问题,解决该问题的技术方案的要点以及主要用途,尤其应当写明反映该实用新型相对于背景技术在形状和构造上作出改进的技术特征,不得写成广告或者单纯功能性的产品介绍。
(2) 摘要不得用实用新型名称作为标题。
(3) 摘要可以有化学式或数学式。
(4) 摘要文字部分(包括标点符号)不得超过300个字。
(5)说明书摘要应当有摘要附图,申请人应当提交一幅从说明书附图中选出的能够反映技术方案的附图作为摘要附图。
8.根据专利法第
三十三条的审查
根据
专利法第
三十三条的规定,申请人可以对其实用新型专利申请文件进行修改,但是,对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
如果申请人对申请文件进行修改时,加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容,这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
申请人从申请中删掉某个或者某些特征,也有可能导致超出原说明书和权利要求书记载的范围。
说明书中补入原权利要求书中记载而原说明书中没有描述过的技术特征,并作了扩大其内容的描述的,被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
说明书中补入原说明书和权利要求书中没有记载的技术特征并且借助原说明书附图表示的内容不能毫无疑义地确定的,被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
应当注意的是:
(1) 对明显错误的更正,不能被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。所谓明显错误,是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚的判断出来,没有作其他解释或者修改的可能。
(2) 对于附图中明显可见并有唯一解释的结构,允许补入说明书并写入权利要求书中。
根据
专利法实施细则第
五十一条的规定,申请人可以自申请日起两个月内对实用新型专利申请文件主动提出修改。此外,申请人在收到专利局的审查意见通知书或者补正通知书后,应当按照通知书的要求对专利申请文件进行修改。
8.1 申请人主动修改
对于申请人的主动修改,审查员应当首先核对提出修改的日期是否在自申请日起两个月内。对于超过两个月的修改,如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,则该修改文件可以接受。对于不接受的修改文件,审查员应当发出视为未提出通知书。
对于在两个月内提出的主动修改,审查员应当审查其修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围。修改超出原说明书和权利要求书记载的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合
专利法第
三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据
专利法第
三十三条和
专利法实施细则第
四十四条的规定作出驳回决定。
8.2 按照通知书要求修改
对于按照通知书要求进行的修改,审查员应当审查该修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围以及是否按照通知书要求进行修改。申请人提交的修改文件超出了原说明书和权利要求书记载的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合
专利法第
三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据
专利法第
三十三条和
专利法实施细则第
四十四条的规定作出驳回决定。
8.3 审查员依职权修改
审查员在作出授予实用新型专利权通知前,可以对准备授权的文本依职权进行修改(参照本指南第二部分第八章第5.2.4.2节的规定)。依职权修改的内容如下:
(1)说明书方面:修改明显不适当的实用新型名称和/或所属技术领域;改正错别字、错误的符号、标记等;修改明显不规范的用语;增补说明书各部分所遗漏的标题;删除附图中不必要的文字说明等。
(2)权利要求书方面:改正错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号。但是,可能引起保护范围变化的修改,不属于依职权修改的范围。
(3)摘要方面:修改摘要中不适当的内容及明显的错误,指定摘要附图。
审查员依职权修改的内容,应当在案卷中记载并通知申请人。
9. 根据
专利法第
三十一条第一款的审查
根据
专利法第
三十一条第一款以及
专利法实施细则第
三十五条的规定对实用新型专利申请明显缺乏单一性的缺陷进行审查。单一性的审查参照本指南第二部分第六章第2节的规定。
10. 根据
专利法实施细则第
四十三条的审查
据
专利法实施细则第
四十二条和第
四十三条的规定对实用新型分案申请进行审查。分案申请的审查适用本部分第一章第5.1节的规定,同时参照本指南第二部分第六章第3节的规定。
11.根据专利法第
九条和
专利法实施细则第
十三条第一款的审查
初步审查中,对于实用新型专利申请依照
专利法第
九条的规定是否能取得专利权或者实用新型专利申请是否明显不符合
专利法实施细则第
十三条第一款的规定,一般不通过检索进行审查。但审查员已经得知有申请人就同样的发明创造申请了专利的,应当进行审查。
对同样的发明创造的处理,参照本指南第二部分第三章第6节的规定。
第三章 外观设计专利申请的初步审查
1.引 言
根据
专利法第
三条和第
四十条的规定,专利局受理和审查外观设计专利申请,经初步审查没有发现驳回理由的,作出授予外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。因此,外观设计专利申请的初步审查是受理外观设计专利申请之后、授予专利权之前的一个必要程序。
外观设计专利申请初步审查的范围是:
(1) 申请文件的形式审查,包括专利申请是否具备
专利法第
二十七条规定的申请文件,以及这些文件是否符合
专利法实施细则第
四条、第
十六条第一款、第
十七条、第
二十七条、第
二十八条、第
二十九条、第
三十六条、第
四十七条、第
五十一条、第
五十二条、第
一百一十八条、第
一百二十条的规定。
(2)申请文件的明显实质性缺陷审查,包括专利申请是否明显属于
专利法第
五条的规定,或者不符合
专利法第
十八条、第
十九条第一款的规定,或者明显不符合
专利法第
三十一条第二款、第
三十三条或
专利法实施细则第
二条第三款、第
十三条第一款、第
四十三条第一款的规定,或者依照
专利法第
九条规定不能取得专利权。
(3) 其他文件的形式审查,包括与专利申请有关的其他手续和文件是否符合
专利法第
二十四条、第
二十九条第一款、第
三十条,以及
专利法实施细则第
七条、第
十四条、第
十六条第三款和第四款、第
三十一条、第
三十二条、第
三十三条第一款、第
三十四条、第
三十七条、第
四十二条、第
四十三条第二款和第三款、第
四十五条、第
八十六条、第
九十八条的规定。
(4) 有关费用的审查,包括专利申请是否按照
专利法实施细则第
九十条、第
九十二条、第
九十三条、第
九十七条的规定缴纳了相关费用。
2.审查原则
初步审查程序中,审查员应当遵循以下审查原则。
(1) 保密原则
审查员在专利申请的审批程序中,根据有关保密规定,对于尚未公布、公告的专利申请文件和与专利申请有关的其他内容,以及其他不适宜公开的信息负有保密责任。
(2) 书面审查原则
审查员应当以申请人提交的书面文件为基础进行审查,审查意见(包括补正通知)和审查结果应当以书面形式通知申请人。初步审查程序中,原则上不进行会晤。
(3) 听证原则
审查员在作出驳回决定之前,应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人,至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。审查员作出驳回决定时,驳回决定所依据的事实、理由和证据,应当是已经通知过申请人的,不得包含新的事实、理由和/或证据。
(4) 程序节约原则
在符合规定的情况下,审查员应当尽可能提高审查效率,缩短审查过程。对于存在可以通过补正克服的缺陷的申请,审查员应当进行全面审查,并尽可能在一次补正通知书中指出全部缺陷。对于存在不可能通过补正克服的实质性缺陷的申请,审查员可以不对申请文件和其他文件的形式缺陷进行审查,在审查意见通知书中可以仅指出实质性缺陷。
除遵循以上原则外,审查员在作出视为未提出、视为撤回、驳回等处分决定的同时,应当告知申请人可以启动的后续程序。
3.审查程序
3.1 授予专利权通知
外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,审查员应当作出授予外观设计专利权通知。能够授予专利权的外观设计专利申请包括不需要补正就符合初步审查要求的专利申请,以及经过补正符合初步审查要求的专利申请。
3.2 申请文件的补正
初步审查中,对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请,审查员应当进行全面审查,并发出补正通知书。补正通知书中应当指明专利申请存在的缺陷,说明理由,同时指定答复期限。经申请人补正后,申请文件仍然存在缺陷的,审查员应当再次发出补正通知书。
3.3 明显实质性缺陷的处理
初步审查中,对于申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷的专利申请,审查员应当发出审查意见通知书。审查意见通知书中应当指明专利申请存在的实质性缺陷,说明理由,同时指定答复期限。
3.4 通知书的答复
申请人在收到补正通知书或者审查意见通知书后,应当在指定的期限内补正或者陈述意见。申请人对专利申请进行补正的,应当提交补正书和相应修改文件替换页。申请文件的修改替换页应当一式两份,其他文件只需提交一份。对申请文件的修改,应当按照补正通知书的要求进行。修改的内容不得超出申请日提交的图片或者照片表示的范围。
申请人期满未答复的,审查员应当根据情况发出视为撤回通知书或者其他通知书。申请人因正当理由难以在指定的期限内作出答复的,可以提出延长期限请求。有关延长期限请求的处理,适用本指南第五部分第七章第4节的规定。
对于因正当理由或者因不可抗拒事由耽误期限而导致专利申请被视为撤回的,申请人可以在规定的期限内向专利局提出恢复权利的请求。有关恢复权利请求的处理,适用本指南第五部分第七章第6节的规定。
3.5 申请的驳回
申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的;或者申请文件存在形式缺陷,审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书,经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的,审查员可以作出驳回决定。
驳回决定正文应当包括案由、驳回的理由和决定三部分内容。案由部分应当简述被驳回申请的审查过程;驳回的理由部分应当说明驳回的事实、理由和证据;决定部分应当明确指出该专利申请不符合
专利法及其实施细则的相应条款,并说明根据
专利法实施细则第
四十四条的规定驳回该专利申请。
3.6 前置审查与复审后的处理
因不符合
专利法及其实施细则的规定,专利申请被驳回,申请人对驳回决定不服的,可以在规定的期限内向专利复审委员会提出复审请求。对复审请求的前置审查及复审后的处理,参照本指南第二部分第八章第8节的规定。
4.申请文件的审查
根据
专利法第
二十七条的规定,申请外观设计专利的,应当提交请求书以及该外观设计的图片或者照片等文件,并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别。根据
专利法实施细则第
二十八条的规定,申请外观设计专利的,必要时应当写明对外观设计的简要说明。
4.1 请 求 书
4.1.1 使用外观设计的产品名称
使用外观设计的产品名称对图片或者照片中表示的产品具有说明作用。
使用外观设计的产品名称应当在请求书的相应栏目中写明。该名称应当简短、准确地表明请求保护的产品。一般情况下不得在产品名称后加括号,除非需要通过括号中的内容对产品进行区分。括号内可以使用简洁的数字、英文字母或文字以示区别。
产品名称以1~10个字为宜,包括括号内的内容一般不得超过20个字。
产品名称还应当符合下述要求:
(1) 产品名称一般应当符合国际外观设计分类表中小类列举的名称。
(2) 产品名称应当与外观设计图片或者照片中表示的产品相符合。
(3) 下述名称应当避免使用:
(i) 含有人名、地名、国名、单位名称、商标、代号、型号或以历史时代命名的产品名称;
(ii) 概括不当、过于抽象的名称,例如“文具”、“炊具”、“乐器”、“建筑用物品”等;
(iii)描述技术效果、内部构造的名称,例如“节油发动机”、“人体增高鞋垫” 、“装有新型发动机的汽车”等;
(iv) 附有产品规格、大小、规模、数量单位的名称,例如“21英寸电视机 ”、“中型书柜”、“一副手套”等;
(v) 以产品的形状、图案或色彩命名的名称,例如“棱形尺”、“带有熊猫图案的书包”、“红色外衣”等;
(vi) 省略不当的名称,例如“棋盘”不能写成“棋”,“玩具汽车”不能写成“汽车”等;
(vii) 以外国文字或无确定的中文意义的文字命名的名称,例如“克莱斯酒瓶”,但已经众所周知并且含义确定的文字可以使用,例如“DVD播放机”、“LED灯”、“USB集线器”等。
4.1.2 类别
申请人应当在外观设计专利请求书相应栏目内写明产品所属类别,即该产品在国际外观设计分类表中的类别。申请人不明确该产品所属类别的,应当写明产品所属领域、用途、使用方法或使用场所。
4.1.3 设 计 人
适用本部分第一章第4.1.2节有关发明人的规定。
4.1.4 申 请 人
适用本部分第一章第4.1.3节的规定。
4.1.5 联 系 人
适用本部分第一章第4.1.4节的规定。
4.1.6 代 表 人
适用本部分第一章第4.1.5节的规定。
4.1.7 专利代理机构、专利代理人
适用本部分第一章第4.1.6节的规定。
4.1.8 地址
适用本部分第一章第4.1.7节的规定。
4.2 外观设计图片或者照片
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。根据
专利法实施细则第
二十七条第三款的规定,申请人应当就每件外观设计产品所要求保护的内容提交有关视图(图片或者照片),清楚地显示请求保护的对象。其中的“有关视图(图片或者照片)”,就立体外观设计产品而言,产品设计要点涉及六个面的,应当提交六面正投影视图;产品设计要点仅涉及一个或几个面的,应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图;就平面外观设计产品而言,产品设计要点涉及一个面的,可以仅提交该面正投影视图;产品设计要点涉及两个面的,应当提交两面正投影视图。
必要时,申请人还可以提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图、变化状态图以及使用状态参考图。
4.2.1 视图名称及其标注
六面正投影视图的视图名称,是指主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图。其中主视图所对应的面应当是使用时通常朝向消费者的面或者最大程度反映产品的整体设计的面。例如,带杯把的杯子的主视图应是杯把在侧边的视图。
各视图的视图名称应当标注在相应视图的正下方。
为了区别成套产品和组件产品,应当根据
专利法实施细则第
三十六条第二款的规定对视图名称进行标注。有关成套产品和组件产品的概念,参见本章第6.2.1.2节。
对于成套产品,应当在其中每件产品的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注,并在编号前加以“套件”字。例如,对于成套产品中的第4套件的主视图,其视图名称为:套件4主视图。
对于组件产品,应当在其中每个组件的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注,并在编号前加以“组件”字。例如,对于组件产品中的第3组件的左视图,其视图名称为:组件3左视图。
对于有多种变化状态的产品的外观设计,其专利申请中显示变化状态的视图名称后,应当以阿拉伯数字顺序编号。
4.2.2 视图尺寸
根据
专利法实施细则第
二十七条第一款的规定,提交的图片或者照片中所显示的使用该外观设计的产品图形的尺寸不得小于3厘米×8厘米(细长物品除外),也不得大于15厘米×22厘米,并应当保证图形缩小到三分之二时产品外观设计的各个设计细节仍能清晰可辨。
4.2.3 图片的绘制
图片应当参照我国技术制图和机械制图国家标准中有关正投影关系、线条宽度以及剖切标记的规定绘制,并应当以粗细均匀的实线表达外观设计的形状。不得以阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计形状。可以用两条平行的双点划线或自然断裂线表示细长物品的省略部分。图面上可以用指示线表示剖切位置和方向、放大部位、透明部位等,但不得有不必要的线条或标记。图片应当清楚地表达外观设计。
图片可以使用包括计算机在内的制图工具绘制,但不得使用铅笔、蜡笔、圆珠笔绘制,也不得使用蓝图、草图、油印件。对于使用计算机绘制的外观设计图片,图面分辨率应当满足清晰的要求。
4.2.4 照片的拍摄
照片应当使镜头对正产品的中心部位拍摄。
照片应当背景单一,产品和背景有适当的明度差,并且应当避免强光、反光、阴影、倒影、衬托物。照片应当清晰地显示外观设计。
4.2.5 色彩
色彩包括黑白灰系列和彩色系列。
对于简要说明中声明“请求保护的外观设计包含色彩”的专利申请,属于黑白灰系列的,申请人应当提交黑白图片或者照片一式两份;属于彩色系列的,申请人应当提交彩色图片或者照片一式两份。图片的颜色应当着色牢固、不易褪色。
4.2.6 图片或者照片的形式缺陷
对于图片或者照片中的内容存在形式缺陷的专利申请,审查员应当向申请人发出补正通知书。根据
专利法第
三十三条的规定,申请人对专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。形式缺陷主要是指下列各项:
(1) 视图投影关系有错误,例如投影关系不符合正投影规则、视图之间的投影关系不对应或者视图方向颠倒等。
(2) 外观设计图片或者照片不清晰,图片或者照片中显示的产品图形尺寸过小;或者虽然图形清晰,但因存在强光、反光、阴影、倒影、衬托物等而影响外观设计内容的正确表达。
(3)外观设计图片中的产品形状绘制线条包含有应删除或修改的线条,例如视图中的阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等。
(4)表示立体产品的视图有下述情况的:
(i)各视图比例不一致;
(ii)产品设计要点涉及六个面,而六面正投影视图不足,但下述情况除外:
后视图与主视图相同或对称时可省略后视图;
左视图与右视图相同或对称时可省略左视图(或右视图);
俯视图与仰视图相同或对称时可省略俯视图(或仰视图);
大型或位置固定的机械设备和底面不经常看到的物品可以省略仰视图。
(5) 表示平面产品的视图有下述情况的:
(i) 各视图比例不一致;
(ii) 产品设计要点涉及两个面,而两面正投影视图不足,但后视图与主视图相同或对称的情况以及后视图无图案的情况除外。
(6) 细长物品例如量尺、型材等,绘图时省略了中间一段长度,但没有使用两条平行的双点划线或自然断裂线断开的画法。
(7)提交的展开图、立体图等图面存在可补正的缺陷的。
(8)剖视图或剖面图的剖面及剖切处的表示有下述情况的:
(i) 缺少剖面线或剖面线不完全;
(ii) 表示剖切位置的剖切位置线、符号及方向不全或缺少上述内容(但可不给出表示从中心位置处剖切的标记)。
(9) 有局部放大图,但在有关视图中没有标出放大部位的。
(10)组件产品缺少必要的组合状态相应视图或者缺少一个或多个组件单独的视图,而从组合状态图或立体图等其他视图可以确定未提交的视图的外观设计内容的。
(11) 透明产品的外观设计,外层与内层有两种以上形状、图案和色彩时,没有分别表示出来。
4.2.7 图片或者照片的明显实质性缺陷
对于图片或者照片中的内容存在明显实质性缺陷的专利申请,审查员应当向申请人发出审查意见通知书。明显实质性缺陷主要是指下列各项:
(1)明显违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益;
(2)一件专利申请包含有两项以上明显不符合单一性条件的外观设计;
(3)对专利申请的修改明显超出了原图片或者照片表示的范围;
(4)明显不属于外观设计专利保护的客体;
(5)两个以上的申请人分别就相同或者相近似的外观设计申请专利;
(6)同一申请人就相同或者明显相近似的外观设计申请专利;
(7)分案申请的外观设计明显超出了原申请的图片或者照片表示的范围;
(8)外观设计图片或者照片中存在缺陷或者不能完整、准确地表示其产品,导致使用外观设计的产品明显不能通过工业生产得以实施。
4.3 简要说明
根据
专利法实施细则第
二十八条的规定,申请外观设计专利的,必要时应当写明对外观设计的简要说明。简要说明是对产品图片或者照片的说明或限定,用来对外观设计产品的设计要点、省略视图以及请求保护色彩等情况进行扼要的描述。
简要说明不得使用商业性宣传用语,也不能用来说明产品的性能和内部结构。仅限下述情况可在简要说明中写明:
(1)外观设计产品的前后、左右或者上下相同或对称的情况,注明省略的视图;
(2) 产品的状态是变化的情况,例如折叠伞、活动玩具等;
(3) 产品的透明部分;
(4) 平面产品中的单元图案两方连续或四方连续等而无限定边界的情况,例如花布、壁纸等;
(5) 细长物品的长度采用省略画法;
(6) 产品由具有特殊视觉效果的新材料制成;
(7) 请求保护的外观设计包含色彩;
(8) 新开发的产品的所属领域、用途、使用方法或使用场所;
(9) 设计要点及其所在部位;
(10)外观设计产品属于成套产品或组件产品的,应当写明,对于成套产品,必要时还应当写明各套件所对应的产品名称。
5.其他文件和相关手续的审查
5.1 委托专利代理机构
适用本部分第一章第6.1节的规定。
5.2 要求优先权
申请人要求享有优先权应当符合
专利法第
二十九条第一款、第
三十条,
专利法实施细则第
三十二条、第
三十三条第一款以及巴黎公约的有关规定。
根据
专利法第
二十九条第一款的规定,外观设计专利申请的优先权要求仅限于外国优先权,即申请人自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同的主题提出外观设计专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。
根据
专利法实施细则第
三十三条第一款的规定,申请人在一件外观设计专利申请中,可以要求一项或者多项优先权。
初步审查中,对多项优先权的审查,应当审查每一项优先权是否符合本章的有关规定。
5.2.1 在先申请和要求优先权的在后申请
适用本部分第一章第6.2.1.1节的规定。
5.2.2 要求优先权声明
适用本部分第一章第6.2.1.2节的规定。
5.2.3 在先申请文件副本
适用本部分第一章第6.2.1.3节的规定。
5.2.4 在后申请的申请人
适用本部分第一章第6.2.1.4节的规定。
5.2.5 优先权要求的撤回
适用本部分第一章第6.2.3节的规定。
5.2.6 优先权要求费
适用本部分第一章第6.2.4节的规定。
5.2.7 优先权要求的恢复
适用本部分第一章第6.2.5节的规定。
5.3 不丧失新颖性的公开
适用本部分第一章第6.3节的规定。
5.4 撤回专利申请声明
适用本部分第一章第6.6节的规定。
5.5 著录项目变更
适用本部分第一章第6.7节的规定。
6.明显实质性缺陷的审查
6.1 根据
专利法第
五条的审查
根据
专利法第
五条的规定,对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
审查员应当根据本指南第二部分第一章第3节的有关规定,对申请专利的外观设计是否明显违反国家法律、是否明显违反社会公德、是否明显妨害公共利益三个方面进行审查。
违反国家法律,是指外观设计专利申请的内容违反了由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律。
例如,以国旗、国徽作为图案内容的外观设计,违反了我国国旗法、
国徽法,因而不能被授予专利权。
社会公德,是指公众普遍认为是正当的、并被接受的伦理道德观念和行为准则。它的内涵基于一定的文化背景,随着时间的推移和社会的进步不断地发生变化,而且因地域不同而各异。中国
专利法中所称的社会公德限于中国境内。例如,带有暴力凶杀或者淫秽内容的图片或者照片的外观设计不能被授予专利权。
妨害公共利益,是指外观设计的实施或使用会给公众或社会造成危害,或者会使国家和社会的正常秩序受到影响。
专利申请中外观设计的文字或者图案涉及国家重大政治事件、经济事件、文化事件,或者涉及宗教信仰,以致妨害公共利益或者伤害人民感情或民族感情的、或者宣扬封建迷信的、或者造成不良政治影响的,该专利申请不能被授予专利权。
以著名建筑物(如天安门)以及领袖肖像等为内容的外观设计不能被授予专利权。
6.2 根据
专利法第
三十一条第二款的审查
根据
专利法第
三十一条第二款的规定,一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计,可以作为一件申请提出。
6.2.1 成套产品的外观设计
6.2.1.1 同一类别
根据
专利法第
三十一条第二款以及
专利法实施细则第
三十六条第一款的规定,两项以上(含两项)外观设计可以作为一件申请提出(简称合案申请)的条件之一是该两项以上外观设计的产品属于同一类别,即该两项以上外观设计的产品属于国际外观设计分类表中的同一小类。
例如,餐用盘、碟、杯、碗,烹调用的锅、盆,餐刀、餐叉,都属于07类(其他类未列入的家用品),但餐用盘、碟、杯、碗属于07-01小类,锅、盆属于07-02小类,餐刀、餐叉属于07-03小类,因此锅、碗、餐刀不属于同一小类产品,不能合案申请。碗、碟属于同一小类产品,满足可以合案申请的同一类别的要求。需要说明的是,产品属于同一小类并非是合案申请的充分条件,其还应当满足
专利法第
三十一条第二款有关成套出售或者使用的要求。
6.2.1.2 成套出售或者使用
根据
专利法第
三十一条第二款以及
专利法实施细则第
三十六条第一款的规定,两项以上外观设计可以合案申请,不仅要求该两项以上外观设计的产品属于同一类别,还要求各产品的设计构思相同,它们能够成套出售或者使用,即习惯上是同时出售、同时使用的。
两件以上(含两件)同一类别的产品在满足一定条件的情况下可以作为一件申请提出,通常将它们称为成套产品。这种成套产品应当是习惯上同时出售、同时使用的两件以上的产品,而且它们的设计构思和设计风格应当保持一致。
(1) 成套产品
成套产品是指由两件以上各自独立的产品组成,其中每一件产品有独立的使用价值,而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品,例如由咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶和糖罐组成的咖啡器具。由数件物品组合为一体的产品,其中每一件单独的构成部分没有独立的使用价值,组合成一体时才能使用的产品为组件产品,例如扑克牌、积木、插接组件玩具等,这些物品应当视为一件产品,只能作为一件申请提出,不属于成套产品。
(2) 同时出售
同时出售是指外观设计产品习惯上同时出售,例如由床罩、床单和枕套等组成的多件套床上用品。为促销而随意搭配出售的产品,例如书包和铅笔盒,虽然在销售书包时赠送铅笔盒,但是这不应认为是习惯上同时出售,不能作为成套产品提出申请。
(3) 同时使用
同时使用,是指产品习惯上同时使用,也就是说,使用其中一件产品时,会产生使用联想,从而想到另一件或另几件产品的存在,而不是指在同一时刻同时使用这几件产品。例如咖啡器具中的咖啡杯、糖罐、牛奶壶等。
(4) 各产品的设计构思相同
设计构思相同,是指各产品的设计风格是统一的,即对各产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的设计是统一的。
形状的统一,是指各个构成产品都以同一种特定的造型为特征,或者各构成产品之间以特定的造型构成组合关系,即认为符合形状统一。
图案的统一,是指各产品上图案设计的题材、构图、表现形式等方面应当统一。若其中有一方面不同,则认为图案不统一,例如咖啡壶上的设计以兰花图案为设计题材,而咖啡杯上的设计图案为熊猫,由于图案所选设计题材不同,则认为图案不统一,不符合统一和谐的原则,因此不能作为成套产品合案申请。
对于色彩的统一,不能单独考虑,应当与各产品的形状、图案综合考虑。当各产品的形状、图案符合统一协调的原则时,在简要说明中没有“请求保护的外观设计包含色彩”的情况下,设计构思相同;在简要说明中有“请求保护的外观设计包含色彩”时,如果产品的色彩风格一致则设计构思相同;如果各产品的色彩变换较大,破坏了整体的和谐,不能作为成套产品合案申请。
6.2.1.3 构成成套产品的各产品必须分别具备授权条件
需要注意的是,成套产品外观设计专利申请除了应当满足上述一般条件以外,构成成套产品的每一件产品都必须分别具备授权条件;其中一件产品不具备授权条件的,除非删除该件产品的外观设计,否则该专利申请不具备授权条件。
6.2.2 分案申请的审查
6.2.2.1 分案申请的核实
适用本部分第一章第5.1.1节的规定。
6.2.2.2 分案申请的其他要求
(1) 原申请中包含两项以上外观设计的,分案申请应当是原申请中的一项或几项外观设计,并且不得超出原申请表示的范围;
(2) 原申请为产品整体外观设计的,不允许将其中的一部分作为分案申请提出,例如一件专利申请请求保护的是摩托车的外观设计,摩托车的零部件不能作为分案申请提出。
分案申请不符合上述第(1)项规定的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人修改;期满未答复的,应当发出视为撤回通知书;申请人无充足理由而又坚持不作修改的,对该分案申请作出驳回决定。分案申请不符合上述第(2)项规定的,审查员应当发出审查意见通知书;期满未答复的,应当发出视为撤回通知书;申请人无充足理由而又坚持作为分案申请提出的,则对该分案申请作出驳回决定。
6.2.2.3 分案申请的期限和费用
适用本部分第一章第5.1.2节的规定。
6.3 根据
专利法第
三十三条的审查
根据
专利法第
三十三条的规定,申请人对其外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。修改超出原图片或者照片表示的范围,是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比,属于不相同的设计。
申请人可以自申请日起两个月内对外观设计专利申请文件主动提出修改。此外,申请人在收到专利局的审查意见通知书或者补正通知书后,应当按照通知书的要求对专利申请文件进行修改。
6.3.1 申请人主动修改
对于申请人的主动修改,审查员应当首先核对提出修改的日期是否在自申请日起两个月内。对于超过两个月的修改,如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,则该修改文件可以接受。对于不接受的修改文件,审查员应当发出视为未提出通知书。
对于在两个月内提出的主动修改,审查员应当审查其修改是否超出原图片或者照片表示的范围。修改超出原图片或者照片表示的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合
专利法第
三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据
专利法第
三十三条和
专利法实施细则第
四十四条的规定作出驳回决定。
6.3.2 按照通知书要求修改
对于按照通知书要求进行的修改,审查员应当审查该修改是否超出原图片或者照片表示的范围以及是否按照通知书要求进行修改。申请人提交的修改文件超出了原图片或者照片表示的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合
专利法第
三十三条的规定,申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据
专利法第
三十三条和
专利法实施细则第
四十四条的规定作出驳回决定。
6.3.3 审查员依职权修改
初步审查中,审查员可以对本章第4.1节、第4.2节和第4.3节规定的申请文件中出现的明显错误依职权进行修改,并通知申请人。依职权修改的内容主要指以下几个方面:
(1) 明显的产品名称错误;
(2) 明显的视图名称错误;
(3) 明显的视图方向错误;
(4) “外观设计图片或者照片”表格使用方向错误;
(5) 外观设计图片中的产品形状绘制线条包含有应删除的线条,例如阴影线、指示线、中心线、尺寸线、点划线等;
(6) 简要说明中写有明显不属于简要说明可以写明的内容,例如对外观设计的图片或者照片以外内容的描述、关于产品内部结构、技术效果、产品推广宣传等的描述。
审查员依职权修改的内容,应当在案卷中记载并通知申请人。
6.4 根据
专利法实施细则第
二条第三款的审查
根据
专利法实施细则第
二条第三款的规定,
专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
6.4.1 产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合
外观设计是产品的外观设计,其载体应当是产品。不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体。
构成外观设计的是产品的外观设计要素或要素的结合,其中包括形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合。产品的色彩不能独立构成外观设计,除非产品色彩变化的本身已形成一种图案。可以构成外观设计的组合有:产品的形状;产品的图案;产品的形状和图案;产品的形状和色彩;产品的图案和色彩;产品的形状、图案和色彩。
形状,是指对产品造型的设计,也就是指产品外部的点、线、面的移动、变化、组合而呈现的外表轮廓,即对产品的结构、外形等同时进行设计、制造的结果。
图案,是指由任何线条、文字、符号、色块的排列或组合而在产品的表面构成的图形。图案可以通过绘图或其他能够体现设计者的图案设计构思的手段制作。产品的图案应当是固定、可见的,而不应是时有时无的或者需要在特定的条件下才能看见的。
色彩,是指用于产品上的颜色或者颜色的组合,制造该产品所用材料的本色不是外观设计的色彩。
形状、图案、色彩三要素是相互依存的,有时其界限是难以界定的,例如多种色块的搭配即成图案。
6.4.2 适于工业应用的新设计
适于工业应用,是指该外观设计能应用于产业上并形成批量生产。
专利法实施细则第
二条第三款是对可获得专利保护的外观设计的一般性定义,而不是判断外观设计是否相同或者相近似的具体审查标准。
因此,在初步审查中,对于要求保护的外观设计是否满足“新设计”的一般性要求,审查员通常仅需根据申请文件的内容及一般消费者的常识进行判断。
6.4.3 不给予外观设计专利保护的客体
以下属于不符合
专利法实施细则第
二条第三款规定而不给予外观设计专利保护的客体的具体情况:
(1)取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁等。例如,包括特定的山水在内的“山水别墅”。
(2) 因其包含有气体、液体及粉末状等无固定形状的物质而导致其形状、图案、色彩不固定的产品。
(3) 产品的不能分割、不能单独出售或者使用的局部或部分设计,例如袜跟、帽檐、杯把、棋子等。
(4) 对于由多个不同特定形状或图案的构件组成的产品,如果构件本身不能成为具有独立使用价值的产品,则该构件不属于外观设计专利保护的客体。例如,对于一组由不同形状的插接块组成的拼图玩具,只有将所有插接块共同作为一项外观设计申请时,才属于外观设计专利保护的客体。
(5) 不能作用于视觉或者肉眼难以确定,需要借助特定的工具才能分辨其形状、图案、色彩的物品。例如,其图案是在紫外灯照射下才能显现的产品。
(6) 要求保护的外观设计不是产品本身常规的形态, 例如手帕扎成动物形态的外观设计。
(7) 以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计。
(8) 纯属美术范畴的作品。
(9) 仅以在其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计。
(10)文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容。
(11)产品通电后显示的图案。例如,电子表表盘显示的图案、手机显示屏上显示的图案、软件界面等。
6.5 根据
专利法第
九条和
专利法实施细则第
十三条第一款的审查
初步审查中,对于外观设计专利申请根据
专利法第
九条的规定是否能取得专利权或者外观设计专利申请是否明显不符合
专利法实施细则第
十三条第一款的规定,一般不通过检索进行审查。但审查员已经得知有申请人就同样的外观设计提出了专利申请的,应当进行审查。
6.5.1 判断原则
在判断是否构成
专利法第
九条和
专利法实施细则第
十三条第一款所述的“同样的发明创造”时,应当以表示在两件外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的外观设计产品为准。同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似。外观设计相同或者相近似的判断原则,适用本指南第四部分第五章的规定。
6.5.2 处理方式
参照本指南第二部分第三章第6.2节的规定。
7.外观设计分类
根据
专利法实施细则第
四十七条的规定,申请外观设计专利的,申请人应当写明使用外观设计的产品及其所属类别,未写明使用外观设计的产品所属类别或者所写的类别不确切的,由专利局予以补充或者修改。
7.1 分类的内容
分类审查员根据国际外观设计分类表进行分类,对申请外观设计专利的产品给出大类和小类号。
7.2 分类的依据
外观设计分类应当以申请人提交的图片或者照片中表示的产品为依据。为保证分类的准确性,申请人应当提供产品类别及其所属领域等信息。记载在请求书中的“使用该外观设计的产品名称”及简要说明中写明的“所属领域、用途、使用方法或使用场所”等信息可以对图片或者照片中表示的产品的类别起解释或限定作用,可以作为分类的依据或参考。
在请求书中记载的使用该外观设计的产品名称与外观设计图片或者照片中表示的产品不一致的情况下,分类审查员应当根据外观设计图片或者照片给出分类号,并且对此情形进行标注。
在申请人根据
专利法实施细则第
四十七条的规定给出外观设计产品的类别的情况下,在确定该产品的类别时一般应当尊重当事人的意愿。但申请人给出的类别不准确或者不符合有关规定的,审查员可以依职权对该类别进行修改,给出准确的分类号。
在外观设计专利申请人未给出外观设计产品的类别的情况下,审查员可以依职权给出产品的分类号。
在外观设计专利申请审查过程中,由于使用该外观设计的产品名称修改等原因需修改分类号的,应当由审查员重新进行分类。
7.3 分类号的确定
在确定一项外观设计产品的类别时,应当根据产品的用途确定其在外观设计分类表中的大类和小类。相同用途的产品应当被分入外观设计分类表中相同的大类和小类。
一项外观设计产品的类别应当被分到外观设计分类表中的包含该产品用途的上位概念的小类;没有包含该产品用途的上位概念的小类的,应当被分到包含该产品用途的上位概念的大类中的杂项类;没有包含该产品用途的上位概念的大类的,应当被分到分类表的杂项类。
分类号由大类号和小类号组成。大类号和小类号分别用两位阿拉伯数字表示;不足两位数的,在数字1至9之前加0;大类号和小类号之间用破折号连接。例如,电视机的分类号为14-03。
对于多类别产品,多个分类号之间用分号分隔。