创造性和新颖性的另一个区别在于,现有技术的范围不同。首先,判断新颖性时,不受技术领域的限制,需要考查整个现有技术。而在判断创造性时,现有技术必须属于相同或相关技术领域。因为如果像判断新颖性一样把所有技术领域的现有技术都加以考查,几乎每一项发明都具有显而易见性。[8]其次,判断创造性的现有技术不包括抵触申请。在美国,由于实行先发明制,现有技术的时间界限是完成发明之时,虽然判断非显而易见性的现有技术与判断新颖性的一样,但不存在抵触申请的问题。在欧洲,虽然抵触申请属于现有技术,但只用来判断新颖性而不用作创造性步骤的判断。(注:European Patent Convention.Art.54,56.)在日本和中国,抵触申请不属于现有技术,只用来判断新颖性而不用于创造性的判断。(注:《日本特許法》第29条;《中国专利审查指南》第2部分第4章2.1。)
创造性和新颖性的区别还在于,申请专利的发明与现有技术的对比方式不同。在判断新颖性时,无论是美国、欧洲,还是日本、中国,只是把申请专利的发明与记载现有技术的某一文件单独进行对比,如果两者之间存在差异,就可以得出该申请专利的发明具有新颖性的结论,这叫做“新颖性判断的单独对比方式”。而在判断创造性时,无论是美国的“教导——提示——动机(Teachings-Suggestion-Motivation)”方法(简称“TSM检验法”),(注:Manual of Examining Procedures of U.S.2141.)还是欧洲的“问题——解决方法(problem and solution approach)”,(注:Guidelines for Examination in the European Patent Office.Part C,Chapter IV,11.7.)则将几份文件的内容综合起来与申请专利的发明进行对比,如果申请专利的发明不是显而易见的,就可以得出该发明具有创造性的结论,这叫做创造性判断的综合对比方式。
三、界定创造性与实用性的关系
创造性思想曾经与实用性紧密联系在一起。美国1790年《促进实用技艺进步法案》规定,“任何有用的实用方法、产品、引擎、机器或设计,以及任何以前不知道、没用过的改进”,只要“足够有用和重要(sufficiently useful and important)”,就可以授予专利权。(注:An Act to promote the progress of useful Arts.Section 1.1790.)从文字表述来看,“有用”和“重要”同为“足够”所修饰,并且相互间用“和”连接,说明它们之间是密切相关的并列关系。“有用”无疑是指实用性,而“重要”则是创造性思想的闪现。“足够有用和重要”的理念,源自美国1763年制宪会议代表对英国专利垄断教训的顾虑。[9]另一个重要因素是,由国务卿、司法部长和国防部长组成的专利委员会,专门负责专利申请的严格审查并对有用的重要发明授予不超过14年的专利,其决定具有绝对权威,不得上诉。[10]