再审法院进一步指出,如果把重复授权理解为是指同样的发明创造被授予两次专利权,也会造成专利审查与授权的实践操作困难。如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内,他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权,此时,如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权,则该发明专利申请就不能被授权,这显然违背了专利授予的先申请原则;如果必须在实用新型专利无效后再授予发明专利权,也会造成实际操作上的困难。
再审法院认为 允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法也存在一些有待完善的问题。如按照《审查指南公报》第6号的规定,沿用在后申请本身的申请日计算专利保护期,将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长。如现行《专利审查指南》要求前一专利权自申请日起予以放弃 该专利权视为自始不存在,这在实际上产生了相当于前一专利权被宣告无效的后果,将导致曾依据被放弃的专利权而行使权利行为的法律效力的确认等复杂问题,可能会造成当事人的诉累和权利保护上的实际困难。这些问题,应当通过修改有关规定和进一步明确有关规则加以解决。
最高人民法院最后认定《专利法》上的禁止重复授权,是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在,而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。
四、对专利复审委员会观点的评析
专利复审委员会对禁止重复授权原则的解读是:对同一专利申请人而言,如果其先后提出的两项专利申请符合《专利法》规定的其他条件,那么,只要该专利申请人先后获得的两项专利权不同时存在,就不违反禁止重复授权原则。
专利复审委员会对禁止重复授权原则理解之关键点在于”有效专利权唯一性“标准,而不是”只能被授予一项专利权“。换句话说,即使是”同样的发明创造“先后被授予了两项或者更多的专利权,只要它们不同时有效存在即可。
专利复审委员会是采用何种方式来解释”同样的发明创造只能被授予一项专利权“这一法律规范,本文作者不得而知,也不能妄猜。但有一点可以肯定,专利复审委员会的这种解释已经偏离了《专利法》条文本身所及的范围。其理由是:《专利法》条文的关键词”只能被授予“而不是”只能有效存在“一项专利权。
根据专利复审委员会的观点,同一专利申请人就同样的发明创造先后提出两项或者多项专利申请,而且在后申请不要求优先权,那么,先后提出的专利申请就是各自独立的,而且允许申请人先被授予实用新型专利权,而后再被授予发明专利权。如果专利申请人被授予发明专利权时,其在先的实用新型专利权尚未届满 以放弃在先实用新型专利权作为条件,就可以被授予发明专利权。现在,在同一申请人被授予发明专利权时,其在先被授予的实用新型专利权已经因保护期限届满而终止,所以,授予发明专利权时,就没有障碍了。
对《专利法》这一条文的解释,不能脱离”只能被授予“应有之义。当同一申请人就同样的发明创造后提出两项或者两项以上的申请时,先授予实用新型专利权,而后放弃实用新型专利权并选择发明专利权,以及实用新型专利权因保护期限届满终止后再授予发明专利权,都是对”只能被授予“一项专利权的误解。
根据我国《专利法》第44条第2款规定可知,专利权人主动放弃专利权的,自国务院专利行政部门登记和公告后其效力终止,但此前已有的专利权依然存在,并且受保护。因此,同一申请人选择发明专利权而放弃在先的实用新型专利权,即意味着同样的发明创造已经被授予了两项专利权,而不是一项。这也是将”只能被授予“一项专利权误解为”只能有效存在“一项专利权。另一方面,在实用新型专利权终止后再授予发明专利权,这是明显地将同样的发明创造授予了两项专利权,一项是实用新型专利权,一项是发明专利权。专利复审委员会对《专利法》条文作这种解读是缺乏法律依据的。