就第二个问题而言,世界各国专利法几乎采用了同样的解决方法,即由几个申请人进行协商。能够通过协商达成协议的,按协议办理;不能协商或者协商不成的,驳回每一个申请人提出的专利申请。我国的《专利法实施细则》也是这样规定的。因此,本文将仅针对第一个问题进行探讨。
二、一则参考案例
舒学章于1992年2月22日提出一项发明专利申请,并被授予专利权, 授权公告日为1999年10月13 日。
针对该发明专利,济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是专利号为92106401.2的发明专利技术与其专利申请号为91211222.0的实用新型专利技术为同样的技术,因此,国家知识产权专利局给舒学章授予的专利号为92106401.2的发明专利权违反禁止重复授权原则,[5]应当宣告无效。
专利复审委员会受理了济宁无压锅炉厂提出的该项无效宣告请求后即通知无效被请求人舒学章在指定期限内答复。舒学章认为本发明专利的申请日在实用新型专利公开日之前,本发明专利的授权公告日在实用新型专利权8年有效期限届满、权利终止之后,不存在两个相同专利同时有效的问题。后济宁无压锅炉厂进一步补充陈述了意见,认为其提供附件所涉的实用新型专利和本发明专利是相同主题的发明创造。[6]
三、关于禁止重复授权原则的解读
《08修正案》第4条规定:“同样的发明创造只能被授予一项专利权。”此项规定似乎是明确的,但在具体实践中却很容易产生歧义,本文上举案例“舒学章、国家知识产权局专利复审委员会与济宁无压锅炉厂发明专利权无效纠纷案”则是明证。[7]
(一)专利复审委员会对禁止重复授权原则的解读
专利复审委员会对禁止重复授权原则的解读是:对同一专利申请人而言,如果其先后提出的两项专利申请符合《专利法》规定的其他条件, 那么,只要该专利申请人先后获得的两项专利权不同时存在,就不违反禁止重复授权原则。[8] 即舒学章的发明专利申请日在其实用新型专利公开日之前,其发明专利的授权公告日在实用新型专利权 年有效期限届满、权利终止之后,不存在两个相同专利同时有效的问题。[9]
根据这样的解读,专利复审委员会于2001年3月26日作出第3209号无效宣告请求审查决定,维持92106401.2号发明专利权有效。该决定认为本案所涉的第92106401.2号发明专利在授权时,91211222.0号实用新型专利权已经终止,故不存在所述实用新型专利权和被请求发明专利权共同存在的情况。⑩ 因此,本发明专利权的授予不违反禁止重复授权原则,济宁无压锅炉厂请求宣告本发明专利权无效的理由不成立。
济宁无压锅炉厂不服专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定,在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
(二) 一审法院支持专利委员会的解读
北京市第一中级人民法院经审理认为:原告济宁无压锅炉厂请求宣告本案所涉发明专利权无效的理由是被请求发明专利权的授予违反了“同样的发明创造只授予一项专利权”的规定。北京市第一中级人民法院认为,禁止重复授权原则应理解为同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的专利权存在,否则即构成法律所禁止的重复授权。[11]本案所涉92106401.2号发明专利与91211222.0号实用新型专利在保护期上有间断,没有同时存在,故不属于重复授权的情况。[12]
因此,北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第1项之规定,于2001年9月17日以(2001)一中知初字第195号行政判决书判决:维持国家知识产权局专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。
济宁无压锅炉厂不服一审判决,在法定期限内向北京市高级人民法院提起上诉。其上诉理由是一审法院认为“由于本案所涉发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人的选择问题”是错误的。
(三) 二审法院对禁止重复授权原则的解读
北京市高级人民法院经审理认为:禁止重复授权原则所确立的是同样的发明创造只能被授予一项专利权。 重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权,基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。[13]一审判决中确认的。“只要基于同样的发明创造的两项有效专利权不同时存,即不构成重复授权”于法无据,且有悖于立法本意。[14]