在先权利的问题比较复杂,限于篇幅,笔者择其要者如下:
第一,在先注册商标。如果企业选定的商标已经被他人在同类商品上注册了,根据先申请先注册原则,该商标不可能再次获得注册。企业可以通过商标检索确定拟注册的商标是否已在先注册。商标局的网站(http://sbj.saic.gov.cn/chaxun/chaxun.asp)目前免费提供商标近似的检索,数据基本完备,其检索结果具有重要参考价值。但笔者认为,涉及文字部分该网站检索比较方便,对于图形商标和组合商标最好到商标局做检索。由于涉及图形的商标检索具有一定的专业性,建议委托商标代理机构进行。
第二,驰名商标。经检索,在与企业选定的同类和类似商品上没有相同或者相近似的注册商标,在此情况下企业要考虑该商标是否为驰名商标。如果是驰名商标,则不能申请注册;反之,则可以获得注册。包括中国在内绝大多数国家均对驰名商标进行特殊保护,即保护范围不受该商标注册商品或者服务范围或者(未注册情况下)实际使用商品或者服务的限制。
第三,商标与字号。如果企业选定的文字商标是其它企业已经使用并具有一定知名度的企业字号,笔者建议放弃该商标注册,否则极易引发纠纷,导致不必要的诉讼成本和法律风险。例如,1996年7月8日,烟台市芝罘盛龙皮鞋厂向国家商标申请注册了“龙茂”商标,于1997年9月14日获得注册,因为侵犯烟台市一家字号为“龙茂”的皮鞋制造企业,该商标最终被撤销。
第四,商标与著作权。商标是由文字或者/和图形组成,而文字和图形都可以是著作权作品。企业选定的商标不能侵犯他人在先的著作权。这方面的主要问题是图形商标容易涉及在先著作权。早在1980年,山东景阳冈酒厂将画家刘继卣的一幅《武松打虎》图稍作修改后申请注册了商标。国家商标评审委员会于1997年2月认定该厂将“武松打虎图”作为商标注册的行为已构成
商标法上侵犯他人合法在先权利,裁定将《武松打虎》图注册商标予以撤销。在此,笔者特别提醒的是,企业要申请图形商标一定和图形的作者签订著作权转让或者使用许可协议,或者在作者是企业员工的情况下,书面与之确认该图形属职务作品,著作权属于企业持有。
(三)商标的国际性
企业成立之初,往往只关注国内市场的需要,选定商标时容易忽略商标的国际性。众所周知,联想电脑公司将原来的“legend”商标变更为了“lenovo”,为此耗巨资做了广告,其主要原因就是原来的“legend”商标无法适应国际市场的需要。因此,企业即便是成立之初,要考虑到商标适应国际市场的可能性,这也是为什么越来越多的企业使用中英文商标的缘故,显然英文商标比中文商标适应国际市场,如“海尔/haier”、“国美/gome”等等,都是很成功的例子。