(五)商标驰名后,擅自在商业上使用商标或商号,不管该使用是否具有混淆的可能,将导致该驰名商标可能由于弱化、丑化、退化而淡化的;
(六)给他人的注册商标权造成其他损害的。
下列情形不视为商标淡化:(一)验证和滑稽模仿、讽刺或评论驰名商标所有人或驰名商标所有人之商品或服务的行为,或者为消费者提供比较产品或服务机会的广告或促销活动中,对驰名商标所作的指示性合理使用和描述性合理使用。(二)新闻报道或新闻评论中对驰名商标的使用。(三)对驰名商标的非商业性使用。
【作者简介】
邓宏光,西南政法大学副教授。
【注释】 美国于1995年制定《联邦商标反淡化法》后,经过1999年和2006年两次修订,使该法日臻完善(参见邓宏光:“美国联邦商标反淡化法的制定与修正”,《电子知识产权》2007年第2期)。
欧盟为了防止不正当地利用或损害声誉商标的声誉或显著特征,在1988年通过的《欧共体商标指令》和1993年通过的《欧洲共同体商标条例》中,都规定了商标反淡化条款。经过欧洲法院和欧共体商标审查机关数十年的实践,已经使欧盟的商标反淡化规则明确化和具体化(参见邓宏光:“欧盟商标反淡化法”,《电子知识产权》2007年第3期)。
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商标法的符号学分析”,中南财经政法大学2006年博士学位论文,第235页。
《欧共体商标条例》规定了三种淡化形式:不正当地利用在先商标、不正当地损害在先商标的显著特征,和不正当地损害在先商标的声誉。其中,损害他人在先商标的显著特征即为弱化,损害商誉也经常被称为丑化(参见邓宏光:“欧盟商标反淡化法”,《电子知识产权》2007年第3期)。
在美国,商标侵权很多时候仅仅指商标混淆的可能性,商标淡化作为反不正当竞争的内容来看待(参见李明德:《美国知识产权法》,法律出版社2003年版,第11章和第12章)。但这种分类也并不是绝对的,一方面,商标保护与反不正当竞争往往是紧密相连的,国外许多商标相关的专著都是以《商标与反不正当竞争》为标,另一方面,一些专著中也将淡化作为商标侵权损害类型看待,如 Mark A. Glick, Lara A. Reymann, Richard Hoffman, Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis, Wiley &Sons, Inc. 2003.
Ty Inc. v. Perryman 306 F. 3d 509 (7th Cir. 2002).