|
Stambler一案尽管颇具争议，但是影响甚广，因为它即使没有明确义务作出声明，但是它还是被禁止保持沉默。当然，该案也说明，违背明示义务的当事人可能被禁止事后强制执行其专利。同样，即使在没有明示的披露义务的情况下，向标准制定机构作出的有关与知识产权确属引人误导的陈述也应当适用禁反言原则。例如，如果某公司一直向某标准制定机构表示，其提出的标准是“开放的”或者“不享有财产权利的”，那么它就可以被禁止事后对该标准主张知识产权，即是该标准制定机构没有这方面的任何政策。
将衡平法上的禁反言原则适用于标准制定机构有一个限制，那就是非机构成员使用标准的情形。 由于衡平法上的禁反言原则要求被告信赖存在损害，因此，只有当被告侵权人在决定其行为方式时依赖的是知识产权所有者的声明（或者沉默）的时候，才能取消该禁反言的适用。至少，根据信赖原则，被告侵权人应当意识到其声明。但是，联邦巡回法庭对这个问题的处理似乎提出了更高的要求：
信赖跟危害或者损害不是一码事，尽管这两者之间经常弄混。侵权人可能在对专利权没有任何意识的情况下建好一座工厂。而作为侵权的结果，侵权人可能不能使用这一设施。尽管自己也受到损害，但侵权人不能说明它对知识产权人的信赖。为了说明自己对专利权人的信赖，侵权人必须跟原告之间业已存在某种关系或者交流，而正是该关系或交流是侵权人有了一种安全感。……
读到这里的时候，人们可能认为专利权人必须跟被告侵权人之间存在直接的交流。 在制定标准的背景下，这种解读太过狭窄。只要专利权人曾经向标准制定机构作出过关于知识产权的陈述，而且该陈述是通过公共途径可以得到的， 那么非机构成员就能合理地信赖其陈述。同样，只要专利所有者曾经告诉标准制定机构，它对其提出的标准不享有专利权，那么知晓该声明的被告侵权人也应当有权信赖其声明。由于专利权人的声明的目的是为了引起他人的信赖，因此法院应当倾向于寻找这种信赖。如果没有证据证明被告侵权人已经意识到这样一种声明，或者没有证据证明他曾预料到该专利将被强制执行，而只是认为诉讼是一种可以接受的商业风险的话，那么就不应当适用禁反言。
信赖某公司对某一标准不享有知识产权的肯定性陈述是否合适，应当根据标准制定机构及其成员了解专利的其他途径来作出判断。当知识产权所有者仅拥有某个尚未公布的专利申请时，竞争对手除了从专利申请人那里，实际上不可能有其他途径了解有关其潜在的知识产权信息。在这种情况下，信赖显然是合适的。另一方面，如果专利已经被授予或者专利申请已被公布，那么该标准制定机构就有可能自己去检索专利文献，以确保提出的该向标准不向有任何专利权。有些人或许认为，标准制定机构因此不应当享有信赖知识产权所有者作出的陈述的权利。即使在后一种情况，我也不认为信赖是不合适的。这种检索成本高昂，且不完善。将这种要求强加在标准制定机构之上，将并不一定阻止知识产权所有者利用他人缺乏信息的优势。因此，不管在哪种情况下，只要专利权人未能披露某项专利的存在，标准制定机构都可能缺乏相关信息。最后，即使被告侵权人知道存在某项专利，他都可能合理的信赖专利所有者的陈述，并把它当作专利所有者对相关标准不享有专利权或者愿意放弃专利权的证据。
B．适用于标准制定机构以外的情形
衡平法上的禁反言原则的适用或许不能仅限于知识产权所有者向标准制定机构作出的陈述。在许多情况下，包括Stambler一案，这一原则都被适用于对市场作出的陈述。因此，在Wang v. Mitsubishi一案中，法院认为，被告能够主张王氏试验设备公司 (Wang Laboratories, Inc.) 已经向用户表述其标准是开放的，以此来维持禁反言的抗辩。这一点非常重要，因为事实上的标准制定也可能受到关于标准开放性的引人误解陈述的影响。
王氏试验设备公司一案较为简单，因为其表述的肯定性后来对公司产生了约束力。但是，许多权利主张都跟沉默有关，而且都未能在某一事实上的标准形成的关键时期提出诉讼。例如，其中有一个比较有名的纠纷案就跟二十世纪90年代初的互联网图表文件交换最普通的标准——GIF标准——有关。没有哪个官方机构将GIF定为标准。1987年，Compuserve发布了GIF标准。当时该标准显然是免费供大家使用的，而且在80年代末和90年代初逐步被许多互联网用户（以及扩展程序(extension program)开发人员）所采用。Unisys公司获得的一项专利（即LZW专利）就跟GIF标准中的压缩算法(compression algorithm)有关。Unisys在GIF标准占领市场的过程中对其专利一直保持沉默。不管它是有意这么做，还是它们不知道GIF和LZW之间存在交叉，现在已经无法弄清楚了。但是，从1994年开始，它开始对Compuserve以及通过互联网转让使用了该标准的图文的其他一些公司主张专利权。这些公司实际上包括某一时间段互联网上的每一个主要公司。 尽管Unisys没有对该标准不具有财产性作出任何肯定的表述，但是它在标准竞争的关键时期保持沉默，这值得它得以出人意料的策略获得一个更加成熟的市场。
有些案件却认为在已经公开的侵权案件面前保持沉默可以导致禁反言原则的适用。例如，在Stryker v. Zimmer一案中， 法院发现，由于原告在侵权后耽搁了四年之久，因此，它非但不得根据疏忽原则(the principle of laches) 要求损害赔偿，而且还被禁止对被告将来的行为要求任何救济。 然而，联邦巡回法庭对这类主张的态度似乎更不明朗，而且最近发生的几个案件只根据市场上的沉默对其主张的不同处理作了划分。 这种主张存在的其中一个困难就是信赖的证据问题。仅仅证明如果不强制执行某一专利，被告侵权人将从中获益这一点还不够。还必须证明他们信赖专利权人保持沉默的含义是该专利不会被强制执行是合理的。 在GIF一案中，使用GIF标准的人可能跟Unissys没有任何关系，而且对LZW专利也毫无所知。同时，人们也很难了解他们对Unisys不强制执行该专利信赖的程度如何。更广而言之，根据市场沉默作出的禁反言跟对某一标准制定机构的知识产权规则保持沉默不同。前者创设了一种“巡视”专利侵权的肯定义务。者也许不是一项明智的政策选择。
2．在合理且非歧视条件下许可的义务
对于知识产权所有者已经披露某项业已存在的专利但承诺在合理且非歧视条件下许可该项专利的情形，衡平法上的禁反言规则是不大可能适用的。已经作出这种承诺的专利权人如果没有使他人相信其承诺，那么他将不会要求强制执行其专利。专利权人已经作出将强制执行其专利的肯定性陈述，让整个世界都知道，如果他们要想使用其提出的该项标准，那么他们必须想到要支付许可使用费。 其结果是，即是知识产权所有者违背了在合理且非歧视条件下许可其知识产权的协议，传统衡平法上的禁反言规则似乎也不能适用。
然而，知识产权法很可能对专利所有者忽视标准制定机构知识产权规则所要求的在合理且非歧视条件下许可其知识产权的能力加以限制。这样最有可能出现的说法是，从专利权人的行为可以推测其已经作出许可，这也就是我所说的“默示许可(implied license)”。 默示许可是一个准合同原则(doctrine of quasi-contract)，并且取决于买卖交易各方所确信和期望的东西。 它最通常适用的情形是，专利权人已经售出的产品本身不享有专利权，但是对专利过程(patented process)的使用是必不可少的。法院最典型的结论是，专利权人销售某产品必定附带了使用产品所适应的专利过程的权利。 默示许可在知识产权法中的其他使用包括原告开除某个共被告使用的产品，但保留了该项产品的著作权的情形。在这种情况下，法院将允许被告加以合理使用。 在知识产权所有者邀请他人使用，否则将构成侵权的情况下（例如，将其享有著作权的作品置于互联网上供免费下载），默示许可也有可能存在。
最后这种情形或许跟标准制定最为类似。如果某项专利所有者同意将其设计某项标准的专利在合理且非歧视的条件下许可他人使用，那么其他人将认为，只要他们支付合理的许可使用费，就可以自由使用该标准。在专利所有者和使用该标准的任何用户之间可能没有任何明示许可，但是人们似乎可以完全合理地从专利所有者的行为中推导出明示许可的存在。 确实，王氏试验设备公司一案本身不仅包括市场上的表述(representation in the marketplace)，而且也包括王氏公司为说服JEDEC采用其提出的行业标准所做的努力。
从前一部分描述的知识产权所有者的合同义务来看，这种模式许可似乎有点多余，但是根据知识产权法作出的许可和许可的合同义务——救济——之间存在着重要区别。我们已经看到，违背许可合同义务的补救措施不是司法强制要求的许可，而只是由于违约所带来的期望损害赔偿(expectation damages)。这些损害赔偿可能不足以补偿被告侵权人以及整个社会由于被禁止使用该项本来被认为是开放标准所带来的损失。相比之下，如果法院认定某知识产权人以同意受某个标准制定机构知识产权规则的限制的方式实施某项许可，那么剩下的唯一一个问题就是许可的范围大小以及许可使用费的多少了。知识产权所有者在这种情况下只有主张许可使用费的权利，而没有提起要求禁止令、三倍赔偿、律师费等专利侵权诉讼的诉因。因此，在实践中的差别是非常大的。
我尚未找到任何与这个问题有关的案件。我认为，作为一项政策，把它解释为将知识产权所有者同意接受标准制定机构知识产权许可要求视为实施许可本身，比把它当作跟标准制定机构订立的合同，更加可取。这样一种方式具有以下几个优点。首先，它能确保该标准的所有使用者都从知识产权的许可中获益，即使他们不能提起违背标准制定机构合同之诉。这也是标准制定机构几乎肯定希望发生的。其次，它极大地缩小了在这些情况下必须提起诉讼的问题的范围，而且在一定程度上使标准制定机构事先解决这些问题成为可能。标准制定机构的规则可能试图为确定许可合同同种的合理许可使用费确定各种标准。如果知识产权所有者保留了提起违约诉讼的权利的话，那么它们一般认为是没有这种权力的。第三，也是最重要的一点，默示许可方法减少了知识产权所有者的投机思想。而根据合同方法，知识产权所有者又对业已确定的标准的使用者提起专利侵权诉讼的动力，即使该所有者在此之前曾经同意将其专利在合理且非歧视的条件下许可他人使用。通过威胁阻止该标准的使用，他们就比支付合理许可使用费更能明显压制使用者。或许它还能减少法院在处理这类投机行为对反垄断和欺诈等机制的依赖。关于这一点，我在下文中将加以探讨。
|
