首先是显著性问题,美国最高法院最近十年受理了四起商标案件,其中一起是饭店的外观建筑,一 是连衣裙的式样。最高法院认为,如果不是自始、内在的具有显著性,则只能以是否有商标的第二含义来确定。
其次是功能性问题,美国最高法院认为标准是产品具有的特征是否影响产品的用途、功能、 成本或者质量。如果肯定的话就具有功能性,不予商标保护。
地名是否可以作为商标?本次修改一般不会突破,但地名具有其他含义的可以例外。当词语的含义超过了地名之后,可以作为商标,如“东方”、“和平”,但明显是地名的词语不可保护,但如“北京醇”这种长期使用形成显著性的,如不予保护恐怕也不太妥当。
商标的第二含义是指当标记不具有内在的显著性,则只能以因使用产生的显著性来予以保护。比如美标(American Stantard),长期使用后产生了新的转义,在商业贸易中起到区别作用,则有必要予以保护。
4、在先权利,涉及到版权和商标,外观设计和商标、域名与商标(如Yahoo)等一系列问题。在先权利问题目前只在
商标法实施细则里有,本次修改可能会明确放到
商标法里。Trips16条1款有保护在先权利的明确规定。
5、欺诈性注册。曾经有个案例是,深圳某公司注册了许多商标,然后转让给在先使用者。民法中有诚信原则,但有人认为
商标法规定了注册在先原则,特别法应当优于普通法。巴黎公约里有制止欺诈注册的规定。欺诈注册指注册人明知是他人的未注册商标而注册,这里就有一个举证的问题,比较困难。但有的情况是明显的,比如巴黎公约第6条之七规定的,代理人注册了被代理人要求代理注册的商标。欺诈注册不一定对方的商标是驰名的,只要欺诈存在。而驰名商标的保护则不一定有欺诈存在。这两者要分开。
6、驰名商标制度。最早由巴黎公约提出,这个制度要从商标保护的基本原则出发来理解,最早保护是保护最先使用者,这种方式公平,但代价是效率低。一人先用后,他人很难了解已经被别人使用。解决的方法是用注册来保护,一国只有一个注册局,好处在于查询成本很低,避免冲突,提高效率,但以牺牲公平为代价。大部分国家的选择是注册保护制度,先使用而不注册的风险应由企业自己来承担。但是在跨国贸易中,英美以使用在先原则保护,想当然以为其他国家也是,则纠纷仍可能出现,于是形成一种规则:1925年,在海牙修改巴黎公约,给以驰名但未注册的商标予以保护。一国一般实行注册原则或使用原则,同时结合驰名在先原则,我国商标法中是注册原则,辅以极个别情况下的使用原则(同一天申请注册的),修改后会把驰名商标写进去,但对于商标权人来说,其实申请商标注册是成本最低的方法,比证明自己是驰名商标划算。